Cassazione civile: danno da contraffazione brevettuale e nozione di “commercializzazione”

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Con sentenza n. 20074 del 2025, la Suprema Corte è tornata sul tema della liquidazione del danno in materia di contraffazione brevettuale e, in particolare, sulla distinzione tra vendita e commercializzazione del prodotto contraffatto ai fini del risarcimento del danno.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (BI), titolare del brevetto EP418716 (relativo ad una classe di composti comprendente il tiotropio bromuro) e del relativo certificato protettivo complementare UB2004P000849 (CPC), aveva agito avanti al Tribunale di Milano contro Sicor S.r.l. e Teva Pharmaceutical Industries Ltd per contraffazione della porzione italiana del brevetto e CPC, chiedendo inibitoria, ritiro dal commercio, penali e risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva accertato l’avvenuta contraffazione con sentenza n. 8273/2018 e, successivamente, con sentenza n. 9417/2022, aveva liquidato il danno da risarcire in oltre € 12,5 milioni. Questo era stato calcolato applicando il margine operativo lordo di BI sia ai quantitativi di prodotto contraffatto effettivamente venduti da Sicor (4.123,29 g) sia a quelli che Sicor aveva dichiarato di aver ceduto come campioni gratuiti o destinato ad usi interni, es. di test (9.814 g); in assenza di specifiche evidenze in contrario, infatti, il tribunale aveva ritenuto comunque “commercializzati” anche questi ultimi.

Su impugnazione di Sicor e Teva, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 157/2024, aveva però ridotto il danno risarcibile a circa € 3,7 milioni, ritenendo che il risarcimento dovesse essere limitato ai soli quantitativi effettivamente venduti. Da qui l’impugnazione avanti alla Corte di Cassazione da parte di BI, che non concordava con tale limitazione.

Nella decisione in commento, la Suprema Corte si concentra sull’interpretazione dell’art. 66 c.p.i., secondo cui i diritti conferiti dal brevetto comprendono la facoltà esclusiva di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare il prodotto brevettato.

In tale contesto, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere che fosse da risarcire solo la vendita di prodotti dietro corrispettivo: rientrano invece nel danno risarcibile tutte le attività di “messa in commercio” o “uso” del prodotto contraffatto che possano ledere il monopolio brevettuale, e quindi anche i quantitativi immessi sul mercato in forme diverse dalla vendita, incluse le cessioni di campioni gratuiti. Da qui, la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, chiamata a decidere di nuovo la causa sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione.

La decisione, peraltro, interviene nel giudizio dopo che la medesima Corte di Cassazione si era già espressa con sent. 18372/2024 su un altro punto della controversia, ovvero l’applicazione della c.d. “Bolar exempion” contenuta nell’art. 68 c.p.i.: “la facoltà esclusiva attribuita dal brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:... b) agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici, ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie”.

In quella precedente occasione, la Corte, rigettando l’impugnazione di Sicor e Teva, aveva sottolineato che l’esenzione Bolar è applicabile anche a chi produce il principio attivo del farmaco brevettato non per sé ma per terzi genericisti, non attrezzati a produrre in proprio ma intenzionati ad entrare sul mercato alla scadenza del brevetto. Tuttavia, tale interpretazione presuppone: i) che la produzione sia preventivamente richiesta dal genericista (e non proposta al genericista dal produttore); e ii) che il contratto tra le parti preveda l’impegno del genericista a usare il principio attivo solo al fine di ottenere l’AIC.