All’inizio del 2024, ha suscitato un certo interesse tra gli esperti la sentenza della CGUE nella causa C-334/22 Audi relativa all’uso del marchio della casa automobilistica su pezzi di ricambio prodotti da terzi. Si tratta della decisione più importante della Corte in materia dopo l’ordinanza Ford del 2015 ed è stata ampiamente commentata su tutti i principali siti giuridici.

La maggior parte degli operatori professionali, compreso il sottoscritto, aveva letto la decisione della Corte come una vittoria delle case automobilistiche contro gli operatori indipendenti dell’aftermarket. Ciò che certamente pochi si aspettavano è che la causa di merito innanzi al Giudice remittente, il Tribunale Regionale di Varsavia, avrebbe avuto un esito esattamente opposto.

Il Tribunale conclude per la validità ma non contraffazione dei disegni azionati. In relazione alla tutela di diritto d’autore, ritiene che questa richieda ancora la valutazione del valore artistico nonostante tale requisito sia escluso dalla sentenza Cofemel della CGUE.

Secondo la decisione, il tribunale di uno Stato UE in cui è domiciliato il convenuto è competente a pronunciarsi sulla contraffazione di brevetti commessa in un altro Stato UE o extra-UE anche laddove venga sollevata un'eccezione di nullità. E in caso di Stato extra-UE, il giudice può avere competenza anche a decidere sull'eccezione di nullità con efficacia inter partes.

La Corte ha dichiarato la contraffazione, inibito la convenuta da ogni ulteriore commercializzazione di macchinari in violazione, con fissazione di penale di € 12.000 per ogni ulteriore illecito, e emesso condanna provvisionale al risarcimento del danno per € 15.000.

La Corte sottolinea che l'intervento nei procedimenti cautelari è eccezionale e può essere concesso solo in presenza di un interesse legale dell'interveniente. Menarini, invece, aveva un mero interesse di fatto nel rafforzare un procedimento parallelo di cui era parte. La sua istanza è stata quindi respinta.

La decisione è stata emessa in 12 mesi e ha accolto la domanda riconvenzionale di nullità, revocando il brevetto e rigettando così la domanda di contraffazione di Dexcom. La decisione La decisione è ora efficace in 17 Stati UE ; può tuttavia essere appellata.

La corte chiarisce quando due parti devono essere considerate le “stesse parti” ai sensi dell’art. 33(4) UPCA, in base al quale, se, davanti ad una Divisione Locale o Regionale è stata proposta un’azione per contraffazione tra le stesse parti relativa allo stesso brevetto, l’azione di nullità va proposta davanti alla medesima Divisione Locale o Regionale.

La Corte conclude per il difetto di giurisdizione del giudice italiano eccetto che per la domanda di accertamento negativo della porzione italiana del disegno internazionale registrato (che in effetti non era in discussione).