UPC, Divisione Centrale di Milano: l’importanza di selezionare gli attacchi di nullità

Con decisione del 23 ottobre 2025 nel procedimento tra bioMérieux e Labrador Diagnostics sul brevetto unitario EP 3 756 767 B1 (casi riuniti UPC_CFI_497/2024 e UPC_CFI_571/2024), la Central Division di Milano del Tribunale unificato dei brevetti (UPC) ha fornito indicazioni significative sul piano dell’organizzazione delle difese in giudizio.

bioMérieux aveva proposto domanda di revoca del brevetto di Labrador sia in via principale che in via riconvenzionale in un’azione per contraffazione, e le domande erano quindi state riunite. Il titolo esce dal giudizio confermato in forma limitata, nella versione della terza richiesta ausiliaria formulata da Labrador. Labrador viene quindi considerata la parte sostanzialmente vittoriosa, con riconoscimento della rifusione di una porzione significativa delle spese legali.

L’aspetto più rilevante sul piano processuale riguarda la gestione del numero degli attacchi di nullità. Infatti, l’azione di bioMérieux era stata costruita su circa cinquanta diversi attacchi al brevetto, che comprendevano censure di difetto di novità, difetto di attività inventiva, added matter e insufficiente descrizione. La Corte chiarisce che un’impostazione di questo tipo non è compatibile con l’esigenza di efficienza e celerità che informa il sistema dell’UPC, e invita perciò l’attrice a selezionare gli attacchi ritenuti più solidi e a ordinarli per importanza.

La conseguenza è di rilievo: una volta ritenuti infondati gli attacchi così selezionati, la Corte ritiene giustificato non procedere all’esame degli altri, in quanto considerati meno suscettibili di successo. Ne emerge una forte responsabilizzazione delle parti in ordine alla selezione e gerarchizzazione delle proprie censure: il loro elevato numero non solo non viene considerato un valore, ma è anzi espressamente ritenuto sintomo di mancanza di strategia.

La decisione richiama poi una serie di principi consolidati in materia di interpretazione delle rivendicazioni e valutazione della validità del brevetto, precisando peraltro che:

i)       per valutare se l’invenzione rivendicata sia o meno ovvia per il tecnico medio del settore, la Corte può servirsi del problem-solution approach utilizzato anche dall’EPO, ma nulla le impedisce di seguire un diverso metodo valutativo;

ii)      l’attore non può introdurre nuove contestazioni per la prima volta durante l’udienza orale.

La decisione affronta infine anche profili economico-procedurali non secondari. Le due domande di revoca qui riunite sono considerate come un’unica domanda ai fini della determinazione del valore complessivo della causa e quindi del tetto massimo delle spese legali recuperabili (€ 600.000). Di questo massimo viene riconosciuta a Labrador, quale parte prevalentemente vittoriosa, una quota pari a € 400.000.

Viene peraltro respinta la richiesta di Labrador di tenere riservato tale importo: secondo la Corte, la mera indicazione della cifra non rivela, di per sé sola, informazioni sufficientemente sensibili sul piano commerciale o strategico da giustificare misure di segretezza.