Modello, marchio di forma e “valore artistico” dell’opera post-Cofemel:il Tribunale di Bologna sul design di alta gioielleria
La recente sentenza del Tribunale di Bologna n. 3744/2025 del 17 dicembre 2025 rappresenta un caso emblematico di interazione tra tutela del design, diritto d’autore e segni distintivi.
Il giudizio ha affrontato diverse questioni di particolare rilievo sistematico: il ruolo del materiale costruttivo nella valutazione dell’aspetto dei modelli registrati; i limiti della tutela del marchio di forma; la perdurante operatività del requisito del “valore artistico” dopo la sentenza Cofemel.
I fatti
Nel 2023, la nota maison gioielliera Bulgari ha indirizzato ad un’azienda romagnola una diffida dalla commercializzazione di un modello di collana modulare in plastica, contestandole la violazione di diritti di modello, d’autore e di marchio di fatto su alcuni gioielli della propria linea “Viper”, caratterizzata da design serpentiforme.
La collana in pretesa contraffazione si presentava in diverse versioni, differenziate dalla forma del fermaglio.
Le collane contestate
La società diffidata ha agito in prevenzione, citando Bulgari innanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna per chiedere l’accertamento negativo di tutte le violazioni contestatele.
La maison romana si è costituita chiedendo, in via riconvenzionale, di dichiarare la contraffazione da parte dell’attrice di due suoi modelli internazionali registrati (di cui l’attrice ha domandato, in via di reconventio reconventionis, accertarsi la nullità); la lesione di diritti d’autore sui medesimi modelli; la violazione di marchio di forma di fatto; la concorrenza sleale. Per l’effetto, Bulgari ha chiesto pronuncia di inibitoria, ordine di ritiro dal commercio e condanna al risarcimento dei danni.
I due modelli di Bulgari sono caratterizzati da maglie trapezoidali inserite l’una nell’altra, una chiusura a cappio con un fermaglio che ricorda la testa di una vipera, una “coda”, che scorre perpendicolare rispetto al “morso” della vipera (il punto di chiusura del fermaglio).
I due modelli registrati di Bulgari
Quanto al marchio di fatto, Bulgari lo ha caratterizzato come relativo alla peculiare forma trapezoidale delle maglie, che evocherebbero le scaglie di un serpente (v. immagine sotto).
La decisione
I modelli
Il Tribunale ha preliminarmente confermato la validità dei due modelli Bulgari, rigettando la domanda di nullità dell’attrice. Quest’ultima non è riuscita a superare la presunzione di validità di cui godono i modelli registrati, avendo prodotto, secondo il Tribunale, anteriorità rilevanti solo rispetto a singoli elementi formali dei due collier - come, ad esempio, per il dettaglio della chiusura a cappio a mo’ di morso di serpente, la celebre collana Snake disegnata da Elsa Peretti per Tiffany nel ’74 - ma inidonee a distruggere la novità o il carattere individuale dei modelli nel loro insieme.
Al contempo, i giudici bolognesi hanno escluso che le collane dell’attrice costituissero contraffazione dei modelli Bulgari, osservando che le prime erano realizzate in plastica, in luogo dei metalli e pietre preziose caratteristiche dei secondi. Tale diversità di materiale, secondo il Tribunale, determina una differenza notevole nell’aspetto del prodotto e produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale “del tutto diversa”.
Sebbene, in linea di principio, i materiali siano annoverati dalla legge come elementi che possono contribuire all’aspetto del modello, la netta presa di posizione del Tribunale suscita qualche dubbio. Il materiale di costruzione rileva solo nella misura in cui sia univocamente deducibile dalla rappresentazione del modello e sia in grado di produrre una diversa impressione generale; la giurisprudenza europea tende a concentrarsi primariamente su linee e contorni, per impedire facili elusioni della protezione.
Nel caso qui in esame, si potrebbe obiettare che i gioielli raffigurati nei modelli di Bulgari siano suscettibili di essere concretamente realizzati anche utilizzando materiali plastici (sebbene non si dubiti che nulla sia più lontano dai progetti commerciali di Bulgari); la conclusione tranchant circa la loro presunta composizione in pietre e metalli preziosi sembra aver importato nel giudizio di contraffazione del modello (in cui si confrontano modello e prodotto) considerazioni proprie della concorrenza sleale (in cui si confrontano i prodotti concreti).
Il marchio di fatto
Il Tribunale ha escluso la sussistenza del marchio di fatto invocato da Bulgari, ritenendo che la forma trapezoidale delle maglie della collezione “Viper” sia, al contempo, “funzionale”, cioè necessaria per ottenere un risultato tecnico – qui, secondo i giudici bolognesi, quello di celare i punti di giunzione tra le maglie della catena - e tale da conferire valore sostanziale al prodotto.[1]
Sul primo punto, il Tribunale ha osservato che “[…] la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi del citato articolo, non è l’unica forma tecnicamente possibile, ma la forma che non ha altri caratteri se non quelli funzionali (tutti tecnicamente necessari). Ne consegue che, pur non essendo la forma trapezoidale, com’è evidente, l’unica possibile al fine di non lasciare in visibilità i punti di giunzione, tale forma non pare avere altra ragion d’essere, nei prodotti oggetto di causa, se non quella di realizzare il predetto risultato tecnico.”
In altre parole, i Giudici bolognesi hanno implicitamente negato che la forma degli elementi trapezoidali in questione, oltre ad avere la funzione di celare i punti di giunzione, possedesse un quid pluris non puramente funzionale (in particolare, secondo le allegazioni di Bulgari, la capacità di evocare visivamente le scaglie di un rettile).
Sul secondo punto, anticipando la propria conclusione in tema di diritto d’autore che i modelli di collier Viper presentino “valore artistico” (v. infra), il Tribunale ne ha dedotto che la maglia trapezoidale “[…] oltre a essere una forma funzionale, è da qualificarsi anche come forma che dà – o, comunque, contribuisce a dare – un valore sostanziale al prodotto, ai sensi dell’art. 9, lett. c), c.p.i. e, quindi, un marchio invalido anche sotto tale profilo”.
Orbene, anche accettando l’equivalenza, così istituita, tra forme dotate di valore artistico e forme che conferiscono “valore sostanziale” al prodotto – diffusa nella prassi giurisprudenziale italiana, sebbene i due concetti siano ontologicamente e funzionalmente diversi – si deve rilevare che il valore artistico, come si vedrà, è stato riconosciuto dai Giudici ai collier Bulgari nella loro interezza, non alle maglie isolatamente considerate: la decisione, perciò, mettendo sullo stesso piano (forma del) tutto e (forma della) parte, lascia spazio a qualche perplessità.
A chi scrive pare, peraltro, che ci sia un elemento di potenziale contraddizione tra il rilievo che la forma sia puramente funzionale e quello che la stessa forma conferisca al prodotto valore sostanziale.
Si tratta, in ogni caso, di questione ininfluente nell’economia complessiva del giudizio, dato che il Tribunale aveva già escluso la tutela di marchio della maglia trapezoidale come fattispecie di forma funzionale.
La concorrenza sleale
Anche l’illecito concorrenziale è stato negato dai giudici felsinei, sulla base della considerazione che, mentre Bulgari opera nel mercato di nicchia della gioielleria di lusso, i prodotti dell’attrice oggetto di causa sono sostanzialmente oggetti di bigiotteria, venduti a una frazione del prezzo di quelli della convenuta. Qui, correttamente, il Tribunale ha operato una comparazione tra prodotti.
La mancata comunanza di clientela e il fatto che i prodotti sono destinati a soddisfare bisogni del mercato del tutto diversi ha indotto il Tribunale a ritenere insussistente lo stesso rapporto di concorrenza, condizione necessaria dell’illecito.
Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una conclusione tranchant dei giudici su un punto di diritto che è tutt’altro che pacifico in giurisprudenza. Nella decisione Rolex n. 24006/23, ad esempio, la Cassazione ha fornito un’interpretazione ben più ampia del concetto di “comunanza di clientela”.
Il diritto d’autore
Come anticipato, il Tribunale ha ritenuto, parzialmente, fondata la (sola) domanda di Bulgari relativa alla violazione di diritti d’autore sui propri modelli.
Com’ è noto, l’ordinamento italiano riconosce tutela autoriale alle opere del disegno industriale – che siano o non siano registrate come modelli - solo quando esse presentino “carattere creativo” e “valore artistico” (Art. 2 n. 10 L.d.a.).
I giudici bolognesi hanno ritenuto che i collier “Viper” soddisfino entrambi i requisiti.
Quanto al primo, la combinazione degli “elementi espressivi” del collier nella loro “specifica configurazione” è, secondo il Tribunale, il risultato di scelte originali, libere e creative del designer, non anticipate da altri autori né imposte da limiti tecnici o di altra natura.
Il secondo requisito per i giudici è indirettamente dimostrato dalla realizzazione di un cortometraggio dedicato ai collier in questione e dalla loro esposizione in una mostra alla Galleria di Arte Moderna di Milano che ha avuto eco nella stampa specializzata del mondo dell’arte e del design “[…]il che pare sufficiente a testimoniare il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, della sussistenza di qualità estetiche ed artistiche dei collier”.
Il Tribunale ha, in altre parole, applicato il consolidato orientamento per cui il valore artistico può essere desunto dal riconoscimento conferito all’opera in seno agli ambienti culturalmente rilevanti.
Così accertata la proteggibilità ai sensi del diritto d’autore dei collier “Viper”, i Giudici hanno determinato che la commercializzazione della collana dell’attrice violasse i relativi diritti patrimoniali d’autore spettanti a Bulgari solo nella specifica versione con fermaglio romboidale.
Solo quest’ultima (cfr. immagine qui sotto), riproducendo le maglie trapezoidali, la chiusura a cappio e, appunto, il fermaglio dalla forma che può richiamare una testa di serpente, riprende secondo i Giudici gli “elementi espressivi” dell’opera dell’ingegno riconosciuta nelle collane Bulgari.
Sotto questo profilo, l’uso della plastica non costituirebbe una “modifica creativa” dell’opera e, quando anche lo fosse, avrebbe pur sempre richiesto un’autorizzazione del titolare dei diritti come forma di elaborazione.
La parte più interessante di questo capo della sentenza riguarda l’interpretazione del requisito del “valore artistico” alla luce della notissima decisione della CGUE Cofemel: è un tema ancora molto dibattuto nella dottrina e giurisprudenza italiana e noi stessi ce ne siamo occupati diverse volte, anche in relazione alla recentissima sentenza nelle cause riunite C‑580/23 e C‑795/23 Mio, che ha ribadito i principi espressi in Cofemel.
Bulgari aveva sostenuto la tesi che, a seguito della pronuncia Cofemel, la norma nazionale dovesse essere disapplicata, o comunque interpretata nel senso di escludere del tutto la rilevanza del requisito del “valore artistico” ai fini del riconoscimento della tutela autoriale.
Il Tribunale di Bologna, dissentendo, ha proposto una soluzione per così dire mediana, affermando che alla luce dell’orientamento europeo debba “ragionevolmente ritenersi” che “[…] il requisito nazionale del valore artistico, di cui all’art. 2, n. 10), L. n. 633/1941, lungi dall’essere assolutamente incompatibile con il diritto comunitario, vada più semplicemente interpretato in modo non eccessivamente restrittivo (enfasi aggiunta, ndr)”.
Quest’orientamento riecheggia quasi letteralmente quello espresso dal Tribunale delle Imprese di Venezia in un’ordinanza del 2021 relativa a lampadari che riprendevano lo stile tipico di Murano: “[omissis] può comunque ragionevolmente ritenersi che il requisito del valore artistico richiesto dalla norma interna possa essere interpretato in modo da escludere apprezzamenti particolarmente rigorosi”.
In termini concreti, sembra doversi desumere da queste posizioni di compromesso che la soglia del riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti qualificati si sia abbassata.
Il risarcimento del danno e i rimedi accessori.
Anche le domande riconvenzionali di condanna ai danni, inibitoria e ordine di ritiro dal commercio della convenuta sono state accolte dal Tribunale solo parzialmente.
Il Tribunale ha, anzitutto, negato in radice l’esistenza di un danno emergente, che la convenuta aveva individuato nel danno di immagine e di perdita di valore degli asset immateriali e degli investimenti pubblicitari: secondo i giudici, i volumi accertati di vendita del prodotto in contraffazione sono stati talmente esigui da essere del tutto inidonei ad intaccare l’immagine del marchio o dell’azienda.
Con riferimento al lucro cessante, preso atto del fatto che la convenuta non aveva dimostrato alcuna contrazione delle vendite del prodotto originale, il Tribunale ha ritenuto di liquidare il danno in via forfettaria applicando la royalty “virtuale” del 12% dei ricavi della parte attrice (c.d. “prezzo del consenso”), con il correttivo dell’aumento di un terzo per compensare la “forzosità” (sic) della licenza (ossia, si ritiene, proprio la sua natura “virtuale”).
Non è stata, invece, accordata la retroversione degli utili (che Bulgari aveva chiesto nella misura in cui eccedesse il lucro cessante), sulla base del rilievo che “[…] a differenza di quanto previsto in materia di proprietà industriale, in tema di diritto d’autore l’istituto della retroversione degli utili (in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui lo eccedano) non sembra operare […]”.
In altre parole, il riconoscimento della sola violazione di diritti d’autore ha avuto qui un impatto diretto sulla liquidazione del danno; ed invero, mentre la norma rilevante in tema di risarcimento da lesione di diritti di proprietà industriale, l’art 125 c.p.i., indica espressamente la facoltà del danneggiato di chiedere “in ogni caso” la restituzione dei c.d. utili del contraffattore “in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”, nella formulazione letterale della corrispondente norma della legge sul diritto d’autore, l’art. 158 l.d.a., gli utili del contraffattore sono indicati non come una voce di danno, ma come uno dei possibili criteri di calcolo del lucro cessante.
Non si tratta, tuttavia, di una soluzione scontata: parte della dottrina ritiene l’istituto della retroversione degli utili applicabile anche in ambito di diritto d’autore.
Il Tribunale ha, infine, accordato l’inibitoria dalla produzione, promozione e commercializzazione, limitatamente alla versione della collana ritenuta contraffattoria, la distruzione dei prodotti a spese della convenuta e l’ordine di ritiro dal commercio, in questo caso tuttavia escludendo l’obbligo di riacquisto dai clienti finali (e, dunque, limitandolo ai rivenditori), ragionando che altrimenti la misura produrrebbe effetti sproporzionati rispetto agli interessi dei terzi in gioco (cfr. art. 124, comma 6 c.p.i.).[2]
Le spese di lite sono state poste a carico dell’attrice ma compensate nella misura di un quarto, in ragione dell’infondatezza delle domande riconvenzionali con riferimento alla concorrenza sleale e alla violazione dei disegni e marchi di fatto, nonché alla fondatezza solo parziale della domanda relativa alla violazione del diritto d’autore.
Luigi Manna
[1] Si tratta di due delle tre fattispecie indicate come impedimenti alla registrazione del marchio di forma dall’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale, implicitamente ritenuto dal collegio applicabile al marchio di forma di fatto. La ratio della norma, semplificando, è quella di prevenire la formazione del monopolio tendenzialmente perpetuo del marchio su elementi di forma per i quali l’ordinamento istituisce un’esclusiva temporalmente limitata (quella dei modelli di utilità, del design e/o del diritto d’autore).
[2] Chi scrive ritiene che, in realtà, già in principio e per definizione, l’ordine di “ritiro dal commercio” non possa mai comportare il riacquisto dal cliente finale; che, cioè, il suo ambito precettivo non possa superare l’ultimo anello della catena distributiva.