Con quattro sentenze rese in pari data - cause T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23 e T-1173/23 - il Tribunale dell’Unione Europea ha definitivamente confermato la nullità di altrettanti marchi UE tridimensionali, tutti di titolarità di Spin Master Toys UK Ltd e tutti aventi ad oggetto varianti del celebre rompicapo a cubo. Si tratta di decisioni sostanzialmente sovrapponibili, sia per struttura argomentativa sia per soluzione adottata, che possono essere lette come un unico coerente intervento sul tema della forma funzionale nell’ambito del diritto dei marchi, di cui ci siamo in precedenza occupati, ad esempio, qui.

Le pronunce riguardano, rispettivamente, il marchio UE n. 9975681 (causa T-1170/23), il marchio UE n. 5696232 (causa T-1171/23), il marchio UE n. 9976135 (causa T-1172/23) e il marchio UE n. 9976788 (causa T-1173/23), di seguito raffigurati.

La vicenda trae origine dalle domande di nullità proposte da Verdes Innovations SA nei confronti dei marchi tridimensionali relativi al celebre cubo. Le decisioni della Divisione di annullamento - che hanno dichiarato la nullità con riferimento ai prodotti della classe 28 della Classificazione di Nizza - sono state poi confermate dalla Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO.

Avverso tali decisioni Spin Master Toys UK Ltd ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, contestando la declaratoria di nullità fondata sull’art. 7, par. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 (oggi sostanzialmente riprodotto dall’art. 7 del regolamento (UE) 2017/1001), in quanto il segno sarebbe costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico.

In tutti i casi il ricorso si fonda su un unico motivo, articolato in tre sotto-motivi identici, relativi alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

In primo luogo, Spin Master eccepisce un errore di valutazione nell’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso; in secondo luogo, un errore di valutazione nell’analisi della funzionalità di tale marchio; infine, un errore di valutazione relativo ai «puzzle».

La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio tridimensionale controverso presenta caratteristiche essenziali - in particolare la combinazione di sei colori specifici e la loro disposizione sulle facce del cubo - che non si esauriscono nella mera forma del prodotto e che, in ogni caso, non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.

La decisione

Le quattro pronunce ruotano tutte attorno all’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94: sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Nel caso dei marchi in esame, la forma cubica, la suddivisione in piccoli elementi mediante una griglia e la differenziazione cromatica delle facce non sono state considerate scelte estetiche arbitrarie, bensì elementi necessari al funzionamento stesso del rompicapo. Per risolvere il puzzle è necessario distinguere le facce tramite colori differenti e ruotare le parti grazie alla struttura modulare del cubo: la configurazione rivendicata coincide, in sostanza, con il meccanismo tecnico del gioco. Il segno, quindi, non si limita a “rappresentare” il prodotto, ma ne incorpora la soluzione tecnica.

In tutte le decisioni in commento, il Tribunale ha escluso che la Commissione di ricorso abbia erroneamente individuato le caratteristiche essenziali dei segni. Non è stata attribuita rilevanza alla specifica combinazione dei sei colori in quanto tale, bensì al fatto che i cubi sono differenziati mediante colori idonei a creare un contrasto visivo tra le facce. Tale differenziazione è stata qualificata come elemento funzionale, poiché consente l’identificazione delle facce e rende possibile il risultato tecnico perseguito.

Con riferimento al secondo profilo di censura, Spin Master sosteneva che la Commissione di ricorso avesse erroneamente qualificato come funzionali le caratteristiche essenziali del segno, in quanto la combinazione cromatica e la struttura a griglia del cubo non sarebbero state strettamente necessarie al risultato tecnico, potendo quest’ultimo essere conseguito anche attraverso configurazioni diverse.

Il Tribunale ha respinto tale impostazione richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui una forma è esclusa dalla registrazione quando tutte le sue caratteristiche essenziali sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. Non rileva l’eventuale esistenza di forme alternative, né l’eventuale notorietà del segno: ciò che conta è che la forma, nella sua configurazione essenziale, incorpori soluzioni tecniche che non possono essere sottratte alla libera disponibilità dei concorrenti attraverso lo strumento del marchio. Diversamente, si finirebbe per attribuire al titolare un monopolio potenzialmente illimitato su un risultato tecnico che l’ordinamento intende mantenere libero una volta esaurita - o in assenza di - tutela brevettuale.

Quanto al terzo profilo, relativo alla nozione di “puzzle”, Spin Master sosteneva che la Commissione di ricorso avesse attribuito alla categoria di prodotti una portata eccessivamente ampia, ritenendo funzionali caratteristiche che, a suo avviso, non sarebbero intrinsecamente necessarie a qualsiasi puzzle tridimensionale.

Anche tale censura non ha trovato accoglimento. Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui, con riferimento ai puzzle tridimensionali del tipo in esame, la struttura modulare del cubo e la differenziazione cromatica delle facce costituiscono componenti intrinsecamente connesse al risultato tecnico perseguito, vale a dire la possibilità di combinare e ricombinare gli elementi fino al raggiungimento della soluzione.

Particolarmente significativo è, inoltre, il rigetto dell’argomentazione secondo cui l’assenza di rivendicazioni cromatiche nei brevetti storicamente connessi al Cubo escluderebbe la rilevanza funzionale dei colori. Sul punto, il Tribunale ha ribadito la distinta logica che governa diritto dei marchi e diritto dei brevetti: ai fini dell’art. 7, ciò che rileva non è il contenuto di una precedente tutela brevettuale, ma se la forma del segno, così come rappresentata e descritta, presenti caratteristiche essenziali necessarie al risultato tecnico.

In conclusione, in tutte e quattro le cause il Tribunale ha confermato la natura funzionale delle forme rivendicate e, conseguentemente, la nullità dei marchi. Le sentenze si collocano nel solco di un orientamento rigoroso volto a evitare che lo strumento del marchio venga utilizzato per ottenere una protezione potenzialmente illimitata su soluzioni tecniche che l’ordinamento intende mantenere nella libera disponibilità del mercato.

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