Le partnership commerciali e i diritti sulle invenzioni realizzate “in corso d’opera”: una sentenza della Corte d’Appello di Milano

Nel mondo del business accade spesso che collaborazioni tra imprese generino nuove soluzioni tecniche o creative. Non è raro, in tali casi, che sorgano controversie tra le parti in ordine alla titolarità dei diritti sui risultati della partnership.

Quando simili conflitti approdano in giudizio, l’esito è quasi sempre determinato da ciò che gli accordi intercorsi tra le parti contengono o non contengono. Ne è conferma una recente decisione della Corte d’Appello di Milano, Sezione Specializzata in materia d’Impresa (sentenza n. 68/2026 del 14 gennaio 2026).

I fatti

Una società farmaceutica inglese aveva stipulato accordi commerciali per la produzione di fenfluramina, un farmaco antiepilettico, con una società italiana. Quest’ultima aveva, nei mesi successivi, sviluppato un nuovo metodo di produzione del farmaco e dei suoi isomeri, che le due società avevano realizzato avere potenzialità di invenzione brevettabile.

Dopo che una trattativa tra le parti per regolare la titolarità dell’invenzione e il suo sfruttamento si era arenata, la società italiana aveva autonomamente depositato a proprio nome domanda di brevetto europeo sul nuovo procedimento.

La società inglese aveva reagito proponendo azione di rivendica della domanda innanzi al Tribunale delle Imprese di Milano, con l’effetto di far sospendere la procedura di concessione innanzi all’EPO. La convenuta aveva formulato domanda riconvenzionale e speculare di accertamento di titolarità esclusiva dei diritti sull’invenzione.

Le parti avevano offerto letture diametralmente opposte degli accordi conclusi. Secondo l’attrice, questi avevano ad oggetto proprio lo sviluppo di un nuovo metodo di produzione del farmaco, con l’effetto di rendere applicabile in suo favore il principio, di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui quando l’attività inventiva costituisce l’oggetto della prestazione contrattuale i diritti sull’invenzione spettano al committente (è un argomento trattato più volte nel nostro blog, ad esempio qui).

Per la convenuta, invece, gli accordi stipulati avevano ad oggetto la sola produzione e fornitura di fenfluramina, mentre l’invenzione di un metodo innovativo di produzione della stessa era del tutto estranea all’ambito di quegli accordi ed era stata conseguita in autonomia; le trattative intavolate sui relativi diritti di proprietà intellettuale non contraddicevano questa prospettazione.

Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande dell’attrice e dichiarato accertata la titolarità dei diritti sull’invenzione in capo alla convenuta, ritenendo non dimostrata, sulla base delle prove in atti, la tesi della prima che gli accordi tra le parti avessero ad oggetto il conferimento di incarico per lo sviluppo di un nuovo procedimento produttivo del farmaco.

La decisione della Corte

L’attrice ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Milano, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la volontà negoziale delle parti emergente dai documenti in atti, costituiti da un N.d.A. (Non-disclosure Agreement o accordo di riservatezza), dal “Programma di lavoro” e da varia corrispondenza tra le parti. In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato la presenza, nei diversi documenti, di riferimenti testuali allo sviluppo di metodi di produzione da parte dell’appellata e alla futura cessione dei diritti di proprietà intellettuale.

L’appellata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 1, individuando l’evento dannoso nella sospensione del procedimento di concessione del brevetto pendente il giudizio.

La Corte di Milano ha rigettato l’appello, confermando la valutazione del Giudice di primo grado circa l’estraneità alle intese tra le parti dell’attività inventiva poi trasfusa nella domanda di brevetto oggetto di causa.

Circa il riferimento, effettivamente presente nell’N.d.A., ad un futuro accordo per lo sviluppo di un metodo di sintesi e la correlativa cessione dei diritti di PI, la Corte ha rilevato, anzitutto, che la questione del (mancato) trasferimento di diritti di PI era estranea al thema decidendum definito dalle domande delle parti in primo grado e relativo alla titolarità originaria dell’invenzione; e che, d’altra parte, l’ipotesi di titolarità originaria in capo all’appellante era esclusa proprio dalla menzione nell’atto di una successiva ed eventuale cessione dei diritti di PI, peraltro mai concretizzatasi.

I Giudici d’appello hanno poi rilevato che il “Programma di lavoro” e la corrispondenza tra le parti agli atti, sulla base del loro tenore letterale, deponessero, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, per una qualificazione del rapporto nei termini di mera produzione e fornitura del farmaco. Il riferimento nel documento allo sviluppo di processi e metodi di produzione, di per sé, secondo i Giudici sarebbe stato compatibile anche con l’utilizzo di metodi già noti o di loro adattamento, ed in ogni caso l’oggetto dell’incarico era stato espressamente qualificato come “fornitura” nell’offerta dell’appellata e in comunicazioni tra le parti dello stesso periodo. La successiva corrispondenza tra le parti, relativa alle trattative per la cessione dei diritti sul brevetto, dimostrerebbe che solo a fronte dell’autonoma realizzazione dell’invenzione da parte dell’appellata le parti si sarebbero attivate per negoziarne, senza esito, la cessione all’appellante.

La Corte d’Appello ha, infine, condannato l’appellante a pagare all’appellata, oltre alle spese, un importo consistente nel triplo di queste ultime a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 3. Questa parte della sentenza merita qualche riga di commento.

L’appellata aveva formulato domanda di condanna dell’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 1. I giudici d’appello hanno ritenuto di non poter accogliere questa domanda perché essa era stata già proposta, e respinta, in primo grado, senza che l’appellata avesse impugnato il relativo capo di sentenza con appello incidentale.

Al contempo, tuttavia, la Corte ha ritenuto di applicare d’ufficio l’art. 96 comma 3 c.p.c., che prescinde dalla domanda di parte e consente la liquidazione a favore della parte vittoriosa, in aggiunta alle spese, di una somma equitativamente determinata, in un’ottica non risarcitoria ma in senso lato “punitiva”. I Giudici hanno ritenuto che nella fattispecie ricorresse un’ipotesi di abuso del processo, in forma di proposizione dell’impugnazione nonostante la sua evidente infondatezza, avvertibile con utilizzo dell’ordinaria diligenza.

Come anticipato, la somma equitativamente determinata dalla Corte per quantificare la condanna è stata individuata in importo triplo delle spese legali. A questa condanna si è aggiunta quella di pagamento alla Cassa delle ammende di un ulteriore importo di 3000 euro e di versamento del doppio del contributo unificato.

Conclusioni

Sentenze come quella della Corte d’Appello milanese qui commentata confermano alcuni principi applicabili a molti rapporti commerciali, in special modo quelli stretti in settori ad alto tasso tecnologico.

Anzitutto, è nell’interesse comune delle parti definire con chiarezza la natura, lo scopo e l’oggetto degli accordi. Prendendo spunto dalla vicenda qui commentata, ad esempio, è bene chiarire in maniera univoca se la prestazione attesa dal committente è quella di fornitura di un prodotto o (nel caso, anche) di elaborazione di un metodo produttivo o creazione di un prodotto nuovo.

È ancor meglio, tuttavia, regolare sin da principio espressamente la titolarità dei diritti di PI sulle soluzioni tecniche o creative che l’esecuzione degli accordi potrebbe generare (quelli che nella prassi contrattuale internazionale sono spesso definiti foreground ip rights): know-how, invenzioni brevettabili, opere dell’ingegno, banche dati.

Una disciplina espressa della titolarità dei diritti di PI, di fatto, rende superflua l’indagine sull’oggetto dell’accordo nel suo complesso: le parti sono libere, ad esempio, di stabilire che i diritti o parte dei diritti su un prodotto restano in capo al suo sviluppatore anche quando oggetto del contratto è proprio lo sviluppo di quel prodotto, e dunque, essi spetterebbero, in principio e nel silenzio delle parti, al committente.