UPC: gestione dei costi tramite finanziamento del contenzioso e assicurazione per tutela legale

Una delle preoccupazioni ricorrenti legate alle azioni davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) riguarda i costi.

Per molte imprese, l’UPC è interessante in astratto: un unico tribunale, un’unica azione e una tutela efficace in più giurisdizioni. Nella pratica, però, l’esposizione economica può risultare scoraggiante, soprattutto per le PMI. Le spese legali possono facilmente raggiungere centinaia di migliaia di euro. Inoltre, all’attore o ricorrente può essere ordinato di prestare una garanzia per l’eventuale risarcimento delle spese legali del convenuto, e tale garanzia può essere di importo altrettanto rilevante.

Ciò pone un evidente problema di accesso alla giustizia: cosa accade quando una PMI innovativa ha un brevetto di valore e una solida azione di contraffazione, ma non può agevolmente immobilizzare ingenti somme di denaro o ottenere una garanzia bancaria?

Due strumenti possono aiutare le imprese a superare l’impasse.

1. Finanziamento del contenzioso

Il finanziamento del contenzioso da parte di terzi (“litigation funding”) sta assumendo un’importanza sempre maggiore nelle controversie in materia di brevetti. In termini semplici, un finanziatore esterno sostiene, in tutto o in parte, i costi della causa – es. per avvocati, consulenti brevettuali e spese di lite – in cambio di un ritorno economico in caso di esito positivo, di solito sotto forma di una percentuale sul risarcimento ottenuto o di un multiplo del capitale investito.

L’UPC è particolarmente rilevante in questo contesto, proprio perché consente di azionare un brevetto in più giurisdizioni attraverso un’unica azione: il valore potenziale di una domanda risarcitoria può quindi essere sufficientemente elevato da attrarre questo tipo di finanziamenti.

Il finanziamento, d’altra parte, non è un automatico: i finanziatori esamineranno con attenzione la validità del brevetto, la contraffazione, l’entità della pretesa risarcitoria, la possibilità di esecuzione, le prospettive di transazione e la capacità di pagamento del convenuto. Valuteranno inoltre i tempi del procedimento, la prevedibilità del budget e l’esposizione alle spese in caso di esito sfavorevole.

Il litigation funding non è quindi una soluzione per ogni caso. Richiede una valutazione preliminare tempestiva e una visione realistica della fondatezza delle proprie pretese e dell’economia della controversia. Tuttavia, per le PMI titolari di brevetti solidi ma con budget limitati per il contenzioso, può fare la differenza tra possedere dei diritti solo su carta ed essere effettivamente in grado di farli valere.

2. Assicurazione per tutela legale

L’assicurazione per tutela legale “After-the-Event” può svolgere un ruolo importante rispetto all’esposizione ai costi da risarcire alla controparte in caso di soccombenza in giudizio e alla necessità o meno di fornire una previa garanzia a copertura di quei costi.

Nel caso Syntorr v Arthrex (UPC_CoA_889/2025, ordinanza del 18 febbraio 2026), la Divisione Locale di Monaco aveva ordinato alla ricorrente di prestare una garanzia di 2 milioni di euro a copertura delle spese avversarie, sotto forma di deposito o fideiussione bancaria. Simili provvedimenti sono all’ordine del giorno nei procedimenti avanti all’UPC. Tuttavia, in quel caso la Corte d’Appello ha annullato l’ordinanza alla luce dell’assicurazione per tutela legale stipulata da Syntorr.

Per chiarezza, la Corte non ha affermato che la polizza assicurativa potesse sostituire il deposito o garanzia bancaria. Ha però ritenuto che essa facesse parte della situazione finanziaria della ricorrente e dovesse quindi essere considerata nel valutare se, in radice, fosse necessario o meno disporre una garanzia.

La polizza è stata quindi vagliata nel dettaglio dalla Corte e ritenuta soddisfacente perché:

-        copriva le spese legali dei convenuti;

-        prevedeva un massimale di indennizzo di 4 milioni di euro;

-        conteneva una clausola anti-elusione;

-        attribuiva ai convenuti diritti di azione diretta nei confronti dell’assicuratore; e

-        era stata emessa da un assicuratore con sede nell’UE e quindi soggetto alla Direttiva  Solvency II.

Alla luce di tale struttura assicurativa, la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun rischio legittimo e concreto che un’eventuale condanna alle spese risultasse ineseguibile o eseguibile solo con oneri eccessivi. Da qui, la non necessità di una garanzia per tali spese.

Per le PMI, si tratta di un passaggio significativo. Una polizza assicurativa per tutela legale adeguatamente strutturata può contribuire a evitare la necessità di immobilizzare liquidità o di procurarsi una costosa garanzia bancaria.

3. Conclusioni

Il contenzioso dinanzi all’UPC è costoso, ma non necessariamente inaccessibile.

Per le PMI, la vera questione non è solo se dispongano della liquidità necessaria per avviare una causa, ma se siano in grado di predisporre adeguate soluzioni di finanziamento e assicurazione per rendere l’azione economicamente sostenibile.