PastaZARA / ZARA: il Tribunale UE esclude il rischio di agganciamento al marchio di moda
Con sentenza del 10 settembre 2025 (causa T-425/24), il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in merito ad un conflitto tra marchi appartenenti a settori lontani: la pasta e la moda. La questione ha visto contrapposti, da un lato, Ffauf Italia S.p.A., titolare del segno “pastazara” per prodotti alimentari della classe 30 e, dall’altro, il colosso spagnolo Inditex, titolare del noto marchio ZARA registrato fra l’altro per la classe 25 di prodotti di abbigliamento.
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da Inditex contro la registrazione del marchio “pastaZARA Sublime”, fondata sull’art. 8, par. 5, del regolamento n. 40/94, che tutela i marchi celebri anche oltre l’ambito merceologico. L’EUIPO accoglieva l’opposizione, ritenendo che l’uso del segno contestato potesse trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio ZARA. Il successivo ricorso presentato da Ffauf Italia S.p.A. veniva respinto dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO, che confermava la decisione della divisione di opposizione.
Ffauf Italia S.p.A. ha adito il Tribunale dell’Unione Europea al fine di chiedere l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso.
All’esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza qui in commento, pur confermando l’elevata notorietà del marchio ZARA nel settore della moda già nel 2008 - epoca della domanda di registrazione del “pastaZARA Sublime” – ha sottolineato come ciò non fosse di per sé sufficiente a impedire qualsiasi registrazione contenente il medesimo elemento denominativo.
La decisione, ribaltando le precedenti decisioni dell’EUIPO, chiarisce infatti che l’uso da parte di un terzo di un segno simile a un marchio notorio può risultare giustificato, ai sensi dell’art. 8, par. 5, del regolamento n. 40/94, qualora sia dimostrato:
che tale segno fosse utilizzato anteriormente al deposito del marchio notorio;
che tale uso fosse in buona fede.
Sul primo punto, il Tribunale ha rilevato come la Commissione di ricorso avesse trascurato che segni contenenti l’elemento “pastazara” risultavano registrati da decenni nella classe 30 da parte di Ffauf, e che l’uso del nome “Zara” fosse legato alla città dalmata da cui l’azienda traeva il proprio nome.
Quanto alla buona fede, il Tribunale ha precisato che essa deve essere valutata considerando:
la notorietà del segno presso il pubblico di riferimento;
il grado di prossimità tra i prodotti e i servizi rivendicati;
la rilevanza economica e commerciale dell’uso del segno per i prodotti in questione.
Il Tribunale ha quindi attribuito particolare rilievo alle prove fornite da Ffauf Italia S.p.A.: fatture, imballaggi, cataloghi e depliant attestavano una commercializzazione estesa di pasta recante il segno “pastazara” in diversi Stati membri, dimostrando un radicamento significativo nell’Unione.
Pertanto, tenuto conto di tale uso anteriore, del legame storico con la città di Zara, della mancanza di prossimità merceologica tra i prodotti e degli investimenti economici sostenuti per difendere il segno, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di una causa giustificativa idonea a escludere l’applicazione dell’art. 8, par. 5, del regolamento.
Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO, escludendo che il marchio “pastaZARA Sublime” potesse trarre indebito vantaggio dalla notorietà di ZARA o recarle pregiudizio.