La compresenza di due marchi simili su Amazon può valere a dimostrare “tolleranza” del marchio posteriore, secondo il Tribunale delle Imprese di Torino (Sent. n. 4050/2025 del 18/09/2025)
Com’è noto agli specialisti, la normativa in materia di marchi (cfr. art. 28 del C.p.i. per quelli nazionali e art. 61 comma 2 del RMUE per quelli europei) preclude al titolare di un marchio che abbia tollerato l’uso di un marchio confliggente posteriore, essendone a conoscenza, per cinque anni consecutivi, di chiedere la nullità od opporsi all’uso del secondo in relazione ai prodotti e servizi per i quali esso è stato usato. Si tratta della cosiddetta convalidazione del marchio, esclusa solo nel caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Ne abbiamo parlato qui e qui.
La controversia decisa dalla sentenza qui commentata vedeva contrapposte due società operanti entrambe nel settore delle vernici, una, l’attrice, titolare del marchio italiano denominativo DULOX, registrato addirittura nel 1938; l’altra, la convenuta, titolare del posteriore marchio dell’Unione Europea DULUX, registrato nel 1996, e da essa utilizzato sul mercato comune alle due concorrenti per i propri prodotti.
La prima società aveva agito nei confronti della seconda per chiedere l’inibitoria dell’uso del segno DULUX, anche come nome a dominio, e il risarcimento dei danni. La convenuta aveva eccepito l’avvenuta convalidazione del proprio marchio per tolleranza ultra-quinquennale del suo uso da parte dell’attrice.
Il Tribunale di Torino ha deciso in favore della convenuta, ritenendo che si fossero verificate tutte le condizioni della convalidazione: l’uso ininterrotto del marchio posteriore per cinque anni, la conoscenza di detto uso da parte del titolare del marchio anteriore e la tolleranza (ovvero, assenza di reazioni significative, v. infra) dell’uso nello stesso periodo.
Determinante per la decisione è stata l’accertata, prolungata compresenza di entrambe le parti in lite sul marketplace di Amazon (sebbene il Tribunale abbia considerato rilevanti anche altre istanze di uso in Italia del segno da parte della convenuta, ad esempio la menzione in numerosi articoli pubblicati sul web).
Più in particolare, la convenuta è riuscita a dimostrare:
La propria ininterrotta offerta di prodotti a marchio DULUX su Amazon.it, cioè la piattaforma italiana del colosso statunitense, a partire dal 2015;
La compresenza come venditore nello stesso periodo, sulla stessa piattaforma, dell’attrice.
I giudici piemontesi hanno, inoltre, rilevato che entrambe le società fanno parte di gruppi di rilevanza mondiale leader nello specifico settore del commercio delle vernici, solitamente dotati di specifici sistemi di allerta per consentire un’adeguata tutela dei marchi di cui sono titolari.
Questo insieme di circostanze secondo il Tribunale dà luogo a una presunzione di conoscenza dell’uso del marchio posteriore da parte dell’attrice.
D’altra parte, l’attrice aveva reagito, mediante diffida, solo nel 2022, dunque oltre cinque anni dopo la propria conoscenza dell’uso del marchio posteriore; ed in ogni caso, sebbene la sentenza non lo rilevi - ritenendo verosimilmente la questione assorbita - le diffide da sole non bastano a interrompere la decorrenza del termine quinquennale: cfr. ad esempio Corte di Giustizia nella causa C-466/20 Heitec, e Cass. Civ. n. 18736/2018, commentate rispettivamente nei due articoli già citati.
Il Tribunale ha pertanto rigettato tutte le domande dell’attrice, condannandola alle spese.
La sentenza sembra in linea con la giurisprudenza europea e nazionale che attribuisce al titolare del marchio anteriore l’onere di mostrarsi “sufficientemente vigilante” (cfr. CGUE, causa C-145/05 Levi Strauss) per impedire la convalidazione del marchio altrui.
