Alcune persone credono che registrare un marchio sia un'operazione banale: si compila un modulo, si pagano le tasse di registrazione e si ottiene la registrazione del marchio. In realtà, non è così. Prima di depositare un marchio, si devono fare valutazioni legali e decisioni strategiche che determineranno poi l'estensione della protezione del marchio e la sua forza.
Le domande di registrazione che non sono compilate correttamente possono essere respinte, senza rimborso delle spese relative, o possono non dare in seguito la protezione che il richiedente si aspettava.

Semplificando, un marchio "tradizionale" può essere fondamentalmente di tre tipi:

- un marchio denominativo, cioè uno o più segni standard (parola, numero, lettera, simbolo) indipendentemente dalla forma grafica in cui sono scritti

- un marchio figurativo, cioè una particolare figura

- un marchio misto, cioè una combinazione dei due tipi precedenti

Una sola domanda deve essere depositata per ogni tipo di marchio. Quindi, se avete un marchio composto sia da parole che da elementi figurativi, idealmente dovreste depositare tre domande, cioè una per le sole parole, una per le figure e una per la loro combinazione. In breve, ci sono molti fattori da considerare, e la valutazione deve essere fatta caso per caso, tenendo conto anche della relativa giurisprudenza (siamo qui per questo!).

Esistono altri tipi di marchi registrabili: marchi tridimensionali, marchi di colore, marchi sonori, marchi di modelli, marchi di movimento, marchi multimediali, marchi olografici. L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale fornisce alcuni esempi qui.

La domanda di registrazione deve indicare i prodotti e/o servizi specifici per i quali si richiede il marchio, cioè quelli per i quali si intende utilizzarlo.
I prodotti e i servizi sono raggruppati in classi, numerate da 1 a 45, secondo la Classificazione di Nizza. Qui potete trovare le classi corrispondenti ai vostri prodotti/servizi.

Si prega di notare che:

- il costo della registrazione aumenta all'aumentare del numero di classi di registrazione;
- è utile un po' di lungimiranza nell'identificare i prodotti/servizi di interesse, perché questi non possono essere aggiunti dopo il deposito della domanda: un'aggiunta richiederebbe un'ulteriore domanda indipendente di registrazione del marchio;
- di norma, non è consigliabile registrare il marchio per prodotti/servizi che non saranno utilizzati entro 5 anni dalla registrazione, per il rischio che il marchio possa decadere per mancato utilizzo. Identificare debitamente i prodotti/servizi per i quali il marchio deve essere registrato non è sempre facile. Ma vi aiuteremo anche in questo!

Un marchio deve essere registrato in ogni Stato in cui si intende utilizzarlo e proteggerlo.

Si possono depositare singole domande nazionali in ciascuno dei Paesi di interesse, in tal caso:
- le tasse di deposito e le imposte si applicano a ciascuno Stato;
- ogni domanda sarà esaminata dall'ufficio IP nazionale competente;
- eventuali opposizioni saranno presentate prima e decise dal singolo ufficio nazionale di PI;
- dopo la registrazione, ogni attività successiva (ad esempio i rinnovi) sarà svolta davanti ai singoli uffici nazionali, con il pagamento delle relative tasse e imposte.


Tuttavia, a livello europeo è possibile depositare un'unica domanda di marchio. In questo caso:

- le tasse di deposito e le imposte si applicano alla singola domanda UE e sono molto più economiche di quelle derivanti dai singoli depositi nazionali;
- la domanda sarà esaminata solo dall'Ufficio di Proprietà Intellettuale dell'UE (EUIPO);
- eventuali opposizioni saranno presentate e decise solo dallo stesso EUIPO;
- dopo la registrazione, verrà rilasciato un unico marchio UE che coprirà tutti i Paesi dell'Unione Europea. Le tasse di rinnovo e le imposte si applicheranno a questo marchio unico e saranno molto più economiche di quelle richieste dalle singole registrazioni nazionali.

Infine, è anche possibile depositare un'unica domanda internazionale per la registrazione del marchio in decine di Paesi nel mondo. L'elenco dei Paesi in cui è disponibile questa registrazione si trova qui.
In questo caso:

- le tasse di deposito si applicano ad ogni Stato e sono in linea con quelle richieste dalle registrazioni nazionali singole, ma le tasse di deposito sono più economiche;
- la domanda sarà esaminata dai singoli uffici di registrazione nazionali coinvolti, ed eventuali opposizioni saranno presentate davanti a questi, ma tutte le comunicazioni passeranno attraverso un unico organismo che è l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO);
- molte attività come la presentazione della domanda, il pagamento delle tasse e i rinnovi saranno centralizzati e quindi più economici e facili da gestire rispetto al deposito delle singole registrazioni nazionali.

Vi aiuteremo a decidere quale tipo di domanda dovrebbe essere depositata a seconda dei vostri Paesi di interesse.

Prima di depositare una domanda di marchio, dovresti effettuare una ricerca di disponibilità tra i marchi precedenti, per verificare che non ci siano marchi anteriori identici o simili a quello che vorresti registrare.

Questo è utile, tra l'altro, perché, se si sceglie un marchio identico o simile ad un altro precedentemente registrato, il titolare del marchio precedente potrebbe opporsi alla registrazione, avviando così una procedura di opposizione che avrebbe costi aggiuntivi e potrebbe portare al rigetto della domanda (senza rimborso delle relative spese e anzi con l'obbligo di pagare le spese di difesa dell'opponente). Inoltre, indipendentemente dalla registrazione, l'uso di un marchio identico o simile ad uno precedente comporta il rischio di essere citati in giudizio per contraffazione e risarcimento danni, o quantomeno di ricevere una lettera di diffida che imponga di smettere di usare il marchio.

L'ufficio di registrazione esamina la domanda per verificarne l'ammissibilità e, in caso di verifica positiva, la pubblica. Al momento della pubblicazione, inizia un periodo di tempo in cui i titolari di marchi anteriori possono opporsi alla registrazione (cioè tre mesi per le domande di marchio italiano ed europeo). Una volta trascorso questo periodo senza opposizione, o nel caso in cui l'opposizione venga abbandonata o respinta, il marchio viene registrato.