Particolarmente interessante è una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa “A”, in un giudizio cautelare in materia di contraffazione di brevetto. La ricorrente, a seguito di una prima CTU che aveva escluso la validità del brevetto, aveva fatto istanza di limitazione del brevetto stesso e chiesto al Tribunale una integrazione della CTU, al fine di verificare la sussistenza di una contraffazione della versione limitata del brevetto ad opera della resistente.
Come è noto, il meccanismo della limitazione del brevetto è previsto dall’art. 79 co. 3 C.P.I, che afferma: “in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.”
Nella decisione in commento, il Tribunale ha prima di tutto affermato che la richiesta di limitazione del brevetto da parte del titolare: i) equivale ad una ammissione di nullità parziale dello stesso; e ii) comporta la rinuncia alle domande, formulate in giudizio, fondate sulla validità del brevetto originario. In sostanza, a parere del Giudice, con la formulazione della richiesta di limitazione, la ricorrente aveva ammesso la nullità del brevetto originariamente azionato in sede cautelare, con conseguente rigetto delle domande cautelari senza bisogno di verificare la contraffazione.
Il Giudice ha peraltro ritenuto corretta la tesi, sostenuta da parte resistente, che limita la possibilità di riformulare le rivendicazioni solo all’interno di un giudizio di merito volto ad ottenere la declaratoria di nullità del brevetto, ritenendo perciò non accoglibile la richiesta di limitazione e di conseguente CTU sulla contraffazione del brevetto limitato. Il giudizio instaurato in sede cautelare, difatti, caratterizzato dalla semplificazione dell’attività istruttoria, non può essere considerato alla stregua di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la validità della privativa.
La possibilità prevista dall’art. 79 C.p.i., introducendo nuovi temi di indagine, con conseguente modifica radicale dell’oggetto della controversia, mal si concilia con le esigenze di celerità che caratterizzano questa peculiare fase.