Lo scorso aprile l’EUIPO ha rigettato una domanda di marchio europeo c.d. “di posizione” di Loro Piana sulla base dell’art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ai sensi del quale è vietata la registrazione di marchi privi di carattere distintivo.
Quando si parla di marchio “di posizione” si fa riferimento a quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico oppure una figura tridimensionale applicati alla superficie di un prodotto.
Nello specifico, la domanda di marchio della nota azienda di moda italiana, depositata il 30 giugno 2023, consiste nella combinazione di una fascetta, di un nodino e dei nastrini, con attaccati due pendenti metallici, uno a forma di lucchetto, l’altro a forma di ghiera, posizionati vicino alla linguetta di un modello di scarpa.
Nell’agosto del 2023, l’Ufficio europeo ha sollevato un’obiezione alla registrazione a causa della supposta inidoneità del marchio a svolgere la sua funzione essenziale, cioè quella di identificare l’origine del prodotto, allo scopo di consentire al consumatore che lo acquista di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si rilevi positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa.
Il marchio per cui era richiesta la registrazione, a detta dell’EUIPO, era composto da un insieme di caratteristiche di natura puramente decorativa, con la conseguenza che il consumatore non sarebbe stato in grado di identificare l’origine del prodotto alla vista delle calzature. Inoltre, la posizione del segno e la sua rappresentazione sarebbero stati conformi alle consuetudini del settore, e dunque anche sotto questo aspetto la domanda sarebbe stata carente di distintività.
Nel dicembre 2023, la richiedente ha presentato le proprie repliche alle obiezioni dell’Ufficio Europeo, sostenendo:
- che sarebbe prassi comune nel settore delle calzature apporre propri segni sulla parte esterna delle scarpe, in modo tale che siano visibili anche a distanza e riconoscibili dal pubblico di riferimento. A sostegno di tale argomentazione, la richiedente ha allegato diversi precedenti, quali ad esempio i marchi di posizione concessi dall’EUIPO a imprese come Sergio Rossi e Livia Foderà;
- che i pendenti costituenti parte del marchio di posizione erano stati precedentemente registrati come marchi tridimensionali presso numerosi Uffici marchi del mondo. Inoltre, Loro Piana commercializzerebbe già da diversi anni dei modelli di scarpe che presentano la combinazione di cui si richiede la registrazione quale marchio di posizione. Tali circostanze dimostrerebbero che il segno oggetto di domanda possiede delle caratteristiche tali da renderlo sin da subito distintivo per il pubblico di riferimento;
- che l’azienda è da tempo attiva nel campo della lotta alla contraffazione ed ha ottenuto il ritiro di numerosi prodotti contenenti il marchio di posizione in questione. Ciò dimostra che il segno distintivo è ben riconoscibile al pubblico di riferimento e conosciuto dal mercato globale che lo propone in vendita in numerose versioni contraffatte;
- che il marchio di posizione in esame non sarebbe un segno puramente decorativo, ma una combinazione di elementi che, seppur semplici, sono apposti sempre nel medesimo ordine, assumendo distintività.
L’EUIPO, nel decidere sulla questione, ha tuttavia rigettato la domanda, confermando il giudizio di carente distintività del marchio.
L’Ufficio - pur condividendo l’assunto secondo cui è pratica comune nel settore della moda posizionare elementi decorativi sulle tomaie delle scarpe - ha ritenuto che tale argomentazione non fosse sufficiente a dimostrare l’associazione di un determinato prodotto a una specifica impresa. Di converso, la presenza della suddetta prassi dimostrerebbe che il segno in questione non diverge da quanto già presente sul mercato, con conseguente assenza di capacità distintiva.
Inoltre, secondo l’EUIPO, i precedenti citati da Loro Piana presentavano importanti differenze rispetto al marchio di posizione oggetto della domanda: sia il marchio di Sergio Rossi che quello di Livia Foderà contengono elementi verbali, seppure di dimensioni piccole, che aumentano la riconoscibilità del segno per il consumatore.
Con riguardo al precedente utilizzo di fatto del marchio di posizione di Loro Piana sul mercato, l’Ufficio ha ritenuto che tale circostanza non sia idonea a provarne il carattere distintivo originario; per quanto riguarda i marchi registrati tridimensionali concessi a Loro Piana da alcuni uffici nazionali, ha evidenziato la presenza negli stessi, a differenza di quello oggetto di domanda, degli elementi verbali “LP” e “Loro Piana”.
Infine, l’EUIPO ha chiarito che l’imitazione del prodotto che incorpora in via di fatto gli elementi costituenti il marchio di posizione oggetto di domanda non è di per sé sufficiente a dimostrare la registrabilità dello stesso: moltissimi prodotti di abbigliamento e calzature vengano copiati dai contraffattori e ciò anche se il prodotto originale non goda della tutela riservata ai marchi.