di Gaia Gusmini e Elena Martini

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), con sentenza del 12 settembre 2019 nella causa C-688/17, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 9 paragrafo 7 della direttiva 2004/48/CE.

La sentenza in oggetto muove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Budapest nell’ambito del procedimento promosso dalla Bayer Pharma AG (“Bayer”) contro la Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (“Richter”) e la Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (“Exeltis”).

Il 9 novembre 2010 la Bayer, titolare di un brevetto ungherese per un farmaco contenente un principio contraccettivo (la cui domanda era stata presentata nel 2000), chiedeva al Tribunale di Budapest l’adozione di misure provvisorie – sostanzialmente ordini di inibitoria cautelari – al fine di vietare alla Richter e alla Exeltis di commercializzare prodotti farmaceutici in asserita contraffazione del brevetto di sua titolarità. Tuttavia, tali richieste venivano respinte per mancata dimostrazione della contraffazione.

Nel dicembre 2010 la Richter e la Exeltis presentavano all’Ufficio ungherese della Proprietà Intellettuale domanda di dichiarazione di nullità del brevetto della Bayer.

La Bayer ricorreva quindi nuovamente avanti al Tribunale di Budapest per ottenere misure provvisorie di inibitoria nei confronti della Richter e della Exeltis, misure che questa volta venivano concesse con il divieto per le convenute di immettere sul mercato i prodotti in questione. L’attrice avviava poi, dinnanzi al medesimo Tribunale, due procedimenti di merito per accertamento della contraffazione, rispettivamente contro la Richter e la Exeltis. Questi venivano però sospesi in attesa dell’adozione di una decisione definitiva sulla domanda di nullità del brevetto della Bayer.

Nel 2011 la Corte d’Appello regionale di Budapest, adita dalla Richter e dalla Exeltis, annullava per vizi di procedura le ordinanze che avevano concesso le misure provvisorie e rinviava le cause al Tribunale di Budapest. Questa volta però, il giudice di primo grado, pur rilevando che le convenute erano nel frattempo entrate nel mercato in violazione del brevetto della Bayer, non rinnovava le misure provvisorie in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di nullità del brevetto e della revoca del brevetto europeo equivalente.

Infine, il brevetto della Bayer veniva dichiarato interamente nullo e il Tribunale di Budapest poneva fine ai procedimenti per contraffazione avviati dall’attrice, in un caso per rinuncia della Bayer e nell’altro per rigetto della relativa domanda sulla base della dichiarazione di nullità del brevetto.

La Richter e la Exeltis agivano quindi a loro volta avanti al Tribunale di Budapest per la condanna della Bayer al risarcimento del danno subito in seguito all’adozione delle inibitorie cautelari, in quanto chieste e concesse sulla base di un brevetto successivamente dichiarato nullo. La Bayer si difendeva chiedendo il rigetto delle domande proposte, rilevando che la Richter e la Exeltis avevano esse stesse causato il danno asseritamente subito, avendo introdotto i farmaci sul mercato in maniera illegittima e intenzionale quando il brevetto Bayer era in vigore.

Premesso che, in tali circostanze, la normativa nazionale ungherese non avrebbe consentito al giudice di ordinare all’attore di risarcire il danno, il Tribunale di Budapest ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla CGUE due questioni pregiudiziali circa l’interpretazione dell’art. 9 paragrafo 7 della direttiva 2004/48/CE. Come è noto, questa disposizione conferisce all’autorità giudiziaria la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di risarcire il danno eventualmente arrecato da misure provvisorie qualora queste ultime siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

In particolare, il Tribunale di Budapest ha chiesto alla CGUE di chiarire:

  • se la nozione di “corrispondere un adeguato risarcimento del danno” di cui all’art. 9 paragrafo 7 della direttiva 2004/48/CE debba essere interpretata nel senso che spetta agli Stati membri stabilire le norme sostanziali relative alla responsabilità delle parti, all’entità e alla modalità del risarcimento;
  • in caso di risposta affermativa alla prima questione, se la previsione del medesimo articolo osti a una normativa nazionale in base alla quale il giudice non può condannare l’attore al risarcimento dei danni causati da una misura provvisoria che si è rivelata successivamente infondata per nullità del brevetto e che si sono verificati perché il convenuto non ha agito come era generalmente da attendersi al fine di evitare o ridurre il suo danno e a condizione che l’attore, al momento di chiedere la misura provvisoria, abbia agito come era generalmente da attendersi da chiunque in tale situazione.

In risposta a tali quesiti, la CGUE ha innanzitutto affermato che l’articolo in questione impone agli Stati membri di conferire ai giudici nazionali la facoltà di ordinare all’attore di corrispondere al convenuto, alle condizioni previste dalla norma, un adeguato risarcimento. Tale nozione di “adeguato risarcimento” è nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere oggetto di una interpretazione uniforme sul territorio di quest’ultima, senza poter rientrare nella competenza dei vari Stati membri; ciò anche considerato il fine della direttiva 2004/48/CE da cui è tratta la norma in questione, che ha lo scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

Detto questo, spetta poi ai giudici nazionali valutare le circostanze del caso concreto al fine di decidere se condannare o meno l’attore ad un risarcimento “adeguato”, da intendersi come giustificato alla luce del fatto specifico. Tale facoltà di valutazione implica che, anche qualora nel caso concreto siano soddisfatte le condizioni preliminari alla concessione del risarcimento di cui all’art. 9 paragrafo 7 della direttiva 2004/48/CE (ossia, che le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore o che successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale), i giudici nazionali competenti non sono automaticamente e in ogni caso tenuti a condannare l’attore a risarcire il danno eventualmente subito dal convenuto.

La CGUE ha precisato quindi che “l’adeguato risarcimento previsto dall’art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48 costituisce una garanzia che il legislatore dell’Unione ha considerato necessaria a coprire le spese o i danni causati al convenuto in caso di “domande infondate” di misure provvisorie”. Secondo la Corte, la domanda di misure provvisorie è giustificata nei casi in cui sia accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto di proprietà intellettuale, per cui, a contrario, “la constatazione dell’infondatezza di una domanda di misure provvisorie presuppone, anzitutto, l’assenza del rischio che un danno irreparabile sia causato al titolare di un diritto di proprietà intellettuale in caso di ritardo nell’adozione delle misure che egli ha richiesto”. Tale infondatezza non sussiste nel caso in cui un convenuto commercializzi i propri prodotti nonostante esista una domanda di brevetto o un brevetto che possa ostacolare tale commercializzazione, come avvenuto nel caso di specie: “una simile condotta può essere considerata, prima facie, un indizio oggettivo dell’esistenza di un rischio, per il titolare di tale brevetto, di un danno irreparabile in caso di ritardo nell’adozione delle misure da esso richieste”.

Quanto alla revoca delle misure provvisorie, essa può sì costituire una delle condizioni necessarie per la condanna dell’attore a un adeguato risarcimento del danno subito dal convenuto, ma non può “essere considerata di per sé un elemento di prova determinante dell’infondatezza della domanda all’origine delle misure provvisorie revocate”.

Infine, la CGUE ha sottolineato che la valutazione complessiva da parte dei giudici nazionali deve includere la verifica che l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo le misure e le procedure di cui all’articolo in analisi, e deve prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti.

In conclusione, la CGUE ha affermato che la nozione di “adeguato risarcimento del danno” prevista all’art. 9 paragrafo 7 della direttiva 2004/48/CE deve essere interpretata nel senso che “non osta a una normativa nazionale che prevede che non si debba risarcire una persona per il danno che quest’ultima ha subito in conseguenza del fatto che essa non ha agito come ci si può generalmente attendere da chiunque al fine di evitare o di ridurre il suo danno e in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il giudice non condanna l’attore che ha chiesto le misure provvisorie a risarcire il danno causato da tali misure nonostante il brevetto, sulla cui base queste ultime erano state chieste e concesse, sia stato successivamente dichiarato nullo, purché tale normativa consenta al giudice di prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti, al fine, segnatamente, di verificare che l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo le suddette misure”.