Con sentenza del 18 luglio 2017 (R.G. n. 8066/17), il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa “A” – ha condannato una serie di società al risarcimento del danno causato a Flou S.p.A. dalla commercializzazione di copie del letto “Nathalie” disegnato da Vico Magistretti. Della tutela di diritto d’autore di tale letto abbiamo già parlato qui in questo blog con riferimento a un altro contenzioso.

Nathalie - Magistretti

La sentenza in esame è prettamente incentrata sulla liquidazione del danno, di cui analizza le diverse componenti mostrandosi in linea con la precedente pronuncia menzionata sopra.

In primo luogo, la decisione afferma che, in caso di violazione dei diritti d’autore, non è possibile condannare il contraffattore alla retroversione degli utili ottenuti mediante la commercializzazione dei prodotti contraffatti. Ciò, sostengono i Giudici è previsto per gli altri diritti di proprietà intellettuale dall’art. 125 CPI (“…il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione…”), ma non per il diritto d’autore per il quale la norma applicabile fa riferimento più genericamente alla necessità di “tenere conto degli utili realizzati in violazione del diritto” (art. 158 LdA). Tale conclusione, che non piacerà ai titolari di diritti d’autore, non trova in effetti d’accordo nemmeno la scrivente: al di là del diverso dato letterale, vizio non nuovo del nostro legislatore che sarebbe auspicabile correggere, va considerato che entrambe le norme sono state introdotte con d. lgs. 140/06 in attuazione del medesimo art. 13 della Direttiva 2004/48/CE, e che non c’è motivo per accordare ai diritti d’autore una tutela inferiore rispetto a quella prevista per gli altri diritti di proprietà intellettuale.

In ogni caso, la sentenza continua precisando che “il giudice può considerare ex art. 158 LdA nell’ambito del risarcimento del lucro cessante (anche) gli utili realizzati dal contraffattore, nella misura in cui possa ritenersi attestata una diretta incidenza della contraffazione su tali utili”. In merito, rilevano i Giudici, il CTU nominato ha concluso che solo una parte della commercializzazione dei letti delle convenute fosse dovuta alla contraffazione del design di Magistretti; in altre parole, secondo il CTU, solo una fetta – benché consistente – di consumatori sceglierebbe il prodotto delle convenute, anziché quelli concorrenti di pari qualità, per via del design in questione.

I Giudici rilevano poi che il CTU ha concluso che le vendite di prodotti contraffatti non si sono sostituite a vendite dei prodotti originali; tuttavia, tali vendite hanno determinato “un effetto simile a quello che in ambito di marchi viene definito come tarnishment, idoneo a sua volta ad avere un effetto negativo sulle vendite”, benché di difficile misurazione.

Alla luce delle circostanze che precedono, la sentenza, liquidando il danno in via equitativa, stabilisce che le convenute debbano risarcire all’attrice, a titolo di lucro cessante (alias mancato guadagno), il 50% dell’utile conseguito tramite la vendita dei prodotti contraffatti. I Giudici precisano peraltro che “tale modalità di liquidazione appare preferibile nel caso di specie rispetto ad una eventuale determinazione del prezzo del consenso o royalty ragionevole. Tale criterio è in effetti previsto come criterio residuale, nel caso di specie non appropriato alla fattispecie in esame in quanto risulta che FLOU s.p.a non ha mai dato in sublicenza, né ciò pare rientrare nella sua politica commerciale, i diritti di sfruttamento economico del modello di letto Nathalie”.

In aggiunta, le convenute vengono condannate a risarcire, sempre in via equitativa, € 50.000 a titolo di danno morale e € 140.000 a titolo di danno di immagine e da perdita di valore dell’asset costituito dal design del letto Nathalie, posto che la commercializzazione dei prodotti contraffatti ha determinato “la necessità di dare corso ad una campagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva dell’immagine aziendale deteriorata dall’offerta sul mercato dei letti in questione”.