(di Gaia Gusmini e Rocco Lanzavecchia)

Con la decisione n. 14 788 C dello scorso 11 gennaio, la Divisione di Annullamento (DA) dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si è pronunciata nella controversia promossa da Supermac’s Holdings Ltd. (di seguito, “Supermac’s”) contro McDonald’s International Property Company Ltd. (di seguito, “McDonald’s”) per l’annullamento del marchio dell’Unione europea BIG MAC (marchio denominativo n. 62638, registrato in data 22/12/1998 nelle classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza).

La battaglia tra le parti della presente vertenza è iniziata nel marzo 2014, quando la catena irlandese di fast food Supermac’s ha depositato una richiesta di registrazione del marchio denominativo “Supermac’s” per i beni e servizi delle classi 29, 30 e 42 e McDonald’s si è opposta a tale registrazione, sostenendo che il marchio fosse confondibile con alcuni marchi di propria titolarità.

La decisione in commento ha ad oggetto la richiesta presentata da Supermac’s nell’aprile 2017 di annullamento del marchio “Big Mac”, famoso in tutto il mondo e simbolo del colosso americano McDonald’s, in ragione del non uso effettivo del marchio da parte del titolare per un periodo continuativo di cinque anni in relazione a ciascuno dei beni e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, ai sensi dell’art. 58 comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

McDonald’s ha replicato alla richiesta di Supermac’s depositando, quali prove d’uso del marchio, tre affidavit sottoscritti dai rappresentanti di McDonald’s Germania, Francia e Regno Unito – in quanto Paesi rappresentativi di tre delle economie più importanti del mercato europeo e pertanto, secondo McDonald’s, da soli idonei a dimostrare l’uso del marchio nell’intera UE – attestanti un ingente fatturato in relazione alle vendite di panini “Big Mac” nel periodo 2011-2016; oltre a brochures e locandine pubblicitarie in lingua tedesca, francese e inglese utilizzate tra il 2011 e il 2016 e raffiguranti, tra gli altri prodotti, i panini “Big Mac”. In aggiunta, McDonald’s ha fornito i tipici imballaggi in cui i prodotti vengono serviti al pubblico e stampe tratte dai numerosi siti internet che la stessa società usa in ciascun Paese europeo raffiguranti i panini “Big Mac”; nonché una stampa delle informazioni tratte dal noto sito internet en.wikipedia.org sull’hamburger “Big Mac”, la sua storia e i valori nutrizionali nei diversi Paesi.

Supermac’s, da parte sua, ha sostenuto che tali prove fossero insufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio per beni e servizi diversi dai panini. Per contro, McDonald’s ha replicato che l’uso del marchio per il panino potesse essere considerato “uso” anche per i suoi ingredienti e, in ogni caso, anche a voler considerare le prove d’uso insufficienti per tutti i beni e servizi per il quali il marchio è stato registrato, la richiesta di annullamento avrebbe dovuto essere almeno rigettata parzialmente.

La DA ha ritenuto che gli affidavit forniti da McDonald’s, seppure ammissibili come prove d’uso, hanno un valore probatorio ridotto in quanto provengono dalla parte interessata che, in quanto tale, ha una percezione più o meno influenzata dai propri interessi. Il valore di tali informazioni deve essere pertanto valutato alla luce degli ulteriori elementi di prova, che devono supportare le medesime informazioni.  Infatti, la valutazione sull’uso effettivo del marchio implica un grado di interdipendenza per cui tutti i fattori quali la natura dei beni e servizi, le caratteristiche del mercato di riferimento, del territorio, il volume commerciale, la durata e la frequenza d’uso, devono essere presi in considerazione.

Nel caso di specie, la DA ha rilevato che le prove fornite da McDonald’s originano tutte dal titolare del diritto, ad esclusione di alcune stampate che sono state estratte da internet. Rispetto a tali ultimi documenti, la DA ha affermato che la mera presenza di un marchio su un sito internet non è di per sé sufficiente a provare l’uso effettivo, a meno che il sito internet mostri anche il luogo, il tempo e l’estensione dell’utilizzo o che tali informazioni siano fornite altrimenti. In particolare, il valore di un sito internet in termini di prova può essere rafforzato da prove relative al traffico internet, al numero di ordini effettuati da parte dei consumatori, in un certo periodo e in un determinato territorio. Tutti elementi questi che non sono stati forniti da McDonald’s. La DA ha evidenziato l’impossibilità di stabilire una connessione tra i siti web di McDonald’s che mostrano i prodotti a marchio “Big Mac” e il numero di prodotti offerti o venduti. Quanto alle brochure e agli imballaggi raffiguranti il marchio contestato, secondo la DA tali prove non forniscono in ogni caso alcuna indicazione su come tali documenti siano circolati, chi siano i destinatari, e se abbiano portato a una vendita attuale o potenziale di prodotti.

Per quanto riguarda il sito internet en.wikipedia.org la DA fa notare che Wikipedia non può essere considerato una fonte attendibile in quanto i contenuti possono essere modificati dagli utenti e, pertanto, tale fonte può essere considerata rilevante solo qualora sia supportata da ulteriori prove indipendenti e concrete.

Alla luce di ciò, la DA ha ritenuto che i documenti analizzati non forniscono la prova che i prodotti contrassegnati dal marchio “Big Mac” siano stati effettivamente offerti in vendita, in quanto manca la conferma di qualsiasi transazione commerciale. Inoltre, anche qualora i prodotti siano stati offerti in vendita, il materiale fornito non rivela per quanto tempo gli stessi siano stati offerti in vendita sul sito internet o in altri modi, né se ci siano state vendite effettive o consumatori coinvolti. In aggiunta, non è stata fornita alcuna prova che l’uso si riferisca ai servizi per cui è stata richiesta la registrazione del marchio contestato.

Sulla base di quanto sopra, la DA ha concluso che le prove fornite da McDonald’s non sono sufficienti a dimostrare che il marchio sia stato effettivamente utilizzato nel territorio di riferimento nel periodo di tempo rilevante. I fattori di tempo, luogo, portata e natura dell’uso devono essere considerati cumulativi, dunque la prova avrebbe dovuto fornire sufficienti indicazioni di tutti questi fattori al fine di dimostrare l’uso effettivo. La mancanza di uno di questi indicatori comporta il rigetto della prova d’uso, in quanto non sufficiente. Pertanto, la richiesta di Supermac’s è stata integralmente accolta e il marchio contestato è stato annullato a far data dalla domanda di annullamento, con addebito delle spese a carico di McDonald’s.

McDonald’s ha già annunciato che presenterà appello.