Una recente ordinanza cautelare del Tribunale delle Imprese di Brescia offre alcuni spunti interessanti in materia di prova di acquisto di capacità distintiva da parte di segni descrittivi.

La ricorrente, società attiva da molti anni nel settore delle vendite giudiziarie e contigui, aveva chiesto al Tribunale di Brescia di inibire in via di urgenza a una società concorrente l’utilizzo, come marchio e ditta, del segno “aste giudiziarie”, corrispondente al nucleo della propria denominazione sociale, del proprio nome a dominio e di due propri marchi registrati.

La società resistente si era difesa eccependo, tra l’altro, che il marchio azionato fosse del tutto carente di capacità distintiva, e dunque nullo, a causa della sua natura intrinsecamente descrittiva dei servizi per i quali era invocato, stigmatizzando il ricorso come un tentativo di monopolizzare termini generici e di uso comune.

La ricorrente aveva replicato di aver utilizzato il segno contestato in connessione con l’offerta dei propri servizi per oltre venti anni,  sostenendo che il segno stesso, se pure descrittivo in origine, avesse ormai acquisito capacità distintiva mediante l’uso: è il fenomeno del c.d. secondary meaning.[1] Aveva, inoltre, sottolineato di non volere impedire tout court a terzi l’uso delle parole costituenti il segno, ma solo il loro utilizzo in funzione di marchio per servizi analoghi o complementari.

Per dimostrare che il segno fosse ormai collegato dal pubblico di riferimento alle sue attività imprenditoriali, la ricorrente aveva prodotto una serie di dati quantitativi e qualitativi, relativi alla sua presenza capillare sul territorio, al numero di amministrazioni servite, al numero di utenti e di visitatori del sito, alla preminenza tra i risultati non sponsorizzati di ricerche Google, agli investimenti pubblicitari e autopromozionali, come ad esempio la sponsorizzazione di seminari e convegni.

La resistente aveva eccepito che le prove offerte fossero idonee a dimostrare il solo uso del segno, ma non l’asserito effetto di quell’uso, cioè un mutamento di percezione nella mente del pubblico di riferimento, tale da attribuire alle parole componenti il segno, in aggiunta al significato primario, un significato secondario, distintivo di specifici servizi: quest’effetto avrebbe dovuto essere dimostrato in maniera diretta, mediante indagini demoscopiche o testimonianze di addetti del settore.

Il Tribunale delle Imprese di Brescia è stato, tuttavia, di diverso avviso.

Il Tribunale ha, infatti, osservato che non esistono specifiche previsioni normative che codifichino i mezzi di prova dell’acquisto nel tempo di capacità distintiva e ha ritenuto non condivisibile l’obiezione secondo cui essa avrebbe dovuto essere fornita per il tramite di indagine demoscopica, “(omissis) ben potendo pervenirsi al medesimo risultato mediante gli altri elementi indiziari forniti dalla ricorrente e osservati nel loro complesso (in particolare, le campagne promozionali e pubblicitarie realizzate, il numero di visitatori del sito internet e il numero di operatori del settore con i quali la ricorrente collabora sin dall’inizio dell’attività)”.

Ritenuto dunque sussistere il fumus boni juris sia dell’intervenuto acquisto di carattere distintivo da parte del segno, che del rischio di confusione o associazione a seguito dell’uso del medesimo segno da parte della resistente – e, dunque, di condotte lesive di diritti di marchio e concorrenzialmente sleali – nonché il requisito dell’urgenza, il Tribunale ha pronunciato contro la società resistente l’inibitoria dall’utilizzo come marchio, nome a dominio e denominazione sociale del segno contestato, da solo o in connessione con parole inidonee a differenziarlo, e l’ordine di modificare la propria denominazione sociale, fissando una penale  di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento e per ogni episodio di violazione successivo al deposito dello stesso.

Si tratta, naturalmente, di un’ordinanza cautelare, con tutti i limiti intrinseci dell’accertamento sommario; ma resta un precedente di interesse per lo specifico argomento affrontato.

[1] Codificato nei commi 2 e 3 dell’art. 13 del nostro Codice di proprietà industriale e, nel diritto comunitario, all’art. 4 comma 4 della Direttiva (UE) 2015/2436 (Direttiva Marchi) e all’art. 59 comma 2 del Regolamento (UE) 2017/1001, relativo al Marchio UE.