Pubblicato anche su Diritto24 de Il Sole 24 Ore

Lo scorso 4 marzo è stata pubblicata una sentenza del Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di Impresa “A”, Presidente Relatore dr.ssa Tavassi, Giudice dr.ssa Gandolfi, Giudice dr. Marangoni) che, in un caso di contraffazione di brevetto europeo, si è trovato a valutare il peso della difformità esistente tra il testo del brevetto europeo ivi azionato e la relativa traduzione italiana.

Nel caso in esame, la convenuta per contraffazione aveva eccepito che la traduzione del brevetto europeo inizialmente depositata in Italia dall’attrice non corrispondesse al testo del brevetto europeo concesso, bensì a una sua precedente versione redatta nell’iter del procedimento di concessione dello stesso ma poi superata. Ciò veniva in effetti condiviso dalla sentenza in esame, nella quale i Giudici rilevavano altresì che corrispondeva invece al testo del brevetto europeo concesso la rettifica della traduzione successivamente depositata dall’attrice, a distanza di un anno dalla concessione del brevetto europeo.

A fronte di tali dati di fatto, nella pronuncia in commento il Tribunale esamina le basi normative della questione, rappresentate dagli artt. 56 e 57 del Codice della Proprietà Intellettuale (D. Lgs. 30/2005, “CPI”). L’art. 56 prescrive che la traduzione del brevetto europeo debba essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione del brevetto stesso, a pena di inefficacia ex tunc del brevetto in Italia. L’art. 57, per parte sua, chiarisce che il titolare del brevetto ha comunque il diritto di depositare in qualsiasi momento una rettifica della traduzione depositata.

La rettifica consentita dall’art. 57 CPI, rileva però il Tribunale, è limitata alle ipotesi di “difformità della traduzione derivante da mero refuso di traduzione o di differente sfumatura linguistica. Non potrebbero ricomprendersi invece traduzioni completamente o ampiamente difformi rispetto al testo del brevetto concesso in sede europea.  Diversamente,  verrebbero  invocate  sul  mercato  interno  tutele  per  titoli  non  validamente esistenti,  mentre  la  possibile  rettifica  di  qualsiasi  testo  depositato  ed  asseritamente ricondotto  ad  un  determinato  brevetto  europeo  consentirebbe  un  abuso  da  parte  di  chi volesse  tentare  di  estendere  i  confini  della  propria  tutela  tramite  il  deposito  di  una traduzione  in  lingua  italiana  sensibilmente  difforme  a  quanto  effettivamente  oggetto  di brevetto”.

Nel caso in esame, continua la sentenza in commento, le difformità esistenti tra la traduzione italiana iniziale e il testo del brevetto concesso erano significative, posto che “il testo tradotto e depositato nel 2011 dall’attrice si discosta dal  testo  di  cui  al  brevetto  concesso  proprio  in  relazione  a  quegli  elementi  di  novità  e innovazione che, in sede di valutazione europea, hanno discriminato prima il rigetto e poi l’approvazione  della  domanda  di  brevetto.  Da  ciò  deriva  che  la  traduzione  italiana depositata,  essendo  mancante  proprio  di  quegli  elementi  di  innovazione  effettivamente tutelati dal brevetto, non permette una riconducibilità della stessa al brevetto concesso in sede europea”. Di conseguenza, tale traduzione non sarebbe stata idonea ad adempiere all’obbligo di deposito della traduzione del brevetto previsto dall’art. 56 CPI.

D’altro canto, afferma il Collegio, non può essere attribuita rilevanza al deposito della successiva rettifica della traduzione: infatti quest’ultima, che corrispondeva, essa sì, al testo del brevetto europeo concesso, non poteva considerarsi una mera rettifica ma costituiva la vera e propria traduzione del brevetto, che tuttavia in quanto tale avrebbe dovuto essere depositata nel termine di tre mesi dalla concessione; e che invece, essendo stata depositata un anno dopo, non era idonea a rendere efficace il brevetto in Italia.

In conclusione, afferma il Tribunale, “non può dirsi sussistente alcuna efficace tutela del brevetto opponibile a terzi in  Italia,  non  essendo  tempestivamente  intervenuta  una  traduzione  italiana  del  brevetto idonea a proteggere in via esclusiva l’invenzione”.