di Laura Spagnoli e Elena Martini

Con un’ordinanza pubblicata lo scorso 5 marzo 2019 (R.G. n. 1588/2015 ), la Cassazione, ribaltando la precedente decisione della Corte d’Appello di Roma, si è pronunciata in tema di validità del brevetto, ricordando che i limiti di protezione del trovato devono essere ricostruiti tenendo conto delle rivendicazioni, della descrizione e dei relativi disegni tecnici.

Nella vicenda in esame, il ricorrente sig. Cavalli, inventore di un macchinario utilizzato per separare la sansa dal nocciolo delle olive, aveva stipulato con la società COMIP un accordo di licenza per la concessione del diritto esclusivo di costruire e vendere il macchinario medesimo, per il quale all’epoca dell’accordo era stata depositata domanda di brevetto (poi ottenuto). In seguito al mancato pagamento di parte delle royalties, l’inventore aveva agito di fronte al Tribunale di Frosinone per ottenere un decreto ingiuntivo, cui la società si era opposta senza successo. Successivamente, la COMIP si era rivolta alla Corte d’Appello di Roma chiedendo di accertare, in via principale, la nullità del brevetto con conseguente risoluzione del contratto di licenza, e, in subordine, che il macchinario da essa prodotto non coincideva con quello oggetto di brevetto, con conseguente restituzione delle royalties fino a quel momento versate.

La Corte d’appello aveva ribaltato la sentenza del Tribunale, pronunciandosi a favore della società convenuta: il brevetto Cavalli era stato ritenuto dai Giudici parzialmente nullo e non contraffatto nella sua parte valida, ciò che, a detta dei giudicanti, implicava il venir meno dell’obbligo di corrispondere le royalties e, anzi, il diritto della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate fino a quel momento.

Avverso tale sentenza, il titolare del brevetto aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando in primo luogo che la validità del brevetto non fosse stata valutata alla luce dei disegni tecnici ad esso allegati. In accoglimento del motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha constatato che il Giudice di appello aveva effettivamente accertato la parziale nullità del brevetto Cavalli senza prendere in considerazione i disegni tecnici allegati allo stesso. La Suprema Corte ha invece ribadito che, quando le sole rivendicazioni non sono sufficienti a definire in modo chiaro la portata del brevetto, questa deve essere ricostruita anche attraverso la sua descrizione e i disegni tecnici ad esso allegati: ciò, ha rilevato la Corte, è ora espressamente sancito dall’art. 52 co. 2 CPI, ma era già chiaramente desumibile in via interpretativa dalla previgente normativa (applicabile al caso ratione temporis) anche se questa non lo affermava espressamente.

In secondo luogo, il ricorrente aveva contestato la propria condanna alla restituzione delle royalties precedentemente versate dalla COMIP in esecuzione del contratto. Anche in tal caso la Corte ha ritenuto accoglibili le doglianze del sig. Cavalli, rilevando che la Corte d’Appello aveva omesso di applicare l’art. 77 CPI (recte, la corrispondente previsione applicabile ratione temporis) che esclude l’obbligo di restituzione integrale delle royalties: secondo tale norma, infatti, la declaratoria di nullità di un brevetto, pur avendo effetto retroattivo, non pregiudica i contratti aventi ad oggetto l’invenzione che siano stati conclusi anteriormenteal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del brevetto,nella misura in cui tali accordi siano già stati eseguiti e salva la possibilità di prevedere un equo rimborso degli importi già versati. La Cassazione ha rilevato peraltro che la Corte d’Appello non solo non aveva motivato la sua mancata applicazione di tale norma, ma nemmeno aveva considerato che l’accordo di licenza era stato stipulato tra le parti prima del rilascio del brevetto e aveva riguardato la sola realizzazione del macchinario, non invece la sua brevettabilità. In tale contesto, dunque, la Corte d’Appello non aveva nemmeno proceduto ad una corretta interpretazione del contratto, in violazione delle norme del codice civile (artt. 1362 e 1366 c.c.) che la disciplinano.

La Corte di Cassazione ha pertanto accolto i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza del Giudice di appello, rinviando la controversia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della vicenda alla luce dei principi espressi.