di Laura Spagnoli e Elena Martini

Con ordinanza n. 4721/2020, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata a favore della nota casa editrice Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., titolare del marchio ‘Grazia’, stabilendo che il segno posteriore ‘grazia.net’ ne costituisce contraffazione. La vicenda viene brevemente riassunta di seguito ripercorrendo i tre gradi di giudizio.

Nel 1999, la sig.ra G. S., attiva nel settore giornalistico e letterario, aveva registrato il segno ‘grazia.net’ per utilizzarlo come marchio e come nome a dominio al fine di identificare il sito web www.grazia.net, ospitante una rivista telematica a target femminile. Ritenendo che tale segno costituisse contraffazione del marchio ‘Grazia’, registrato da Mondadori sin dal 1963 e da questa utilizzato per identificare la celebre rivista femminile edita sin dagli anni ’40, la casa editrice aveva quindi citato in giudizio la sig.ra S. affinché fosse inibita dall’uso del segno contestato, sia come marchio che come domain name.

Costituitasi di fronte al Tribunale di Milano, tuttavia, la convenuta aveva sostenuto di aver registrato il segno in questione in quanto scrittrice nota presso il pubblico con lo pseudonimo di Grazia V., invocando altresì la convalidazione del segno (sia come marchio che come nome a dominio) ex art. 28 CPI. In base a tale norma, infatti, qualora il titolare di un marchio anteriore tolleri per cinque anni consecutivi, pur essendone a conoscenza, l’utilizzo di un marchio uguale o simile registrato posteriormente, non può successivamente domandarne la dichiarazione di nullità né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti/servizi in relazione ai quali è stato usato, salvo che la registrazione di tale marchio posteriore sia avvenuta in mala fede.

Pronunciandosi preliminarmente sulla convalidazione del segno grazia.net, il Tribunale di Milano adito aveva anzitutto ricordato che l’istituto invocato era applicabile, in quanto norma speciale, esclusivamente ai marchi registrati e non anche ai marchi non registrati ovvero ai segni atipici quali i nomi a dominio. Posto che il marchio grazia.net risultava non più registrato dal 2009 per mancato rinnovo, il giudice aveva quindi accertato l’intervenuta convalidazione dello stesso limitatamente agli utilizzi fatti anteriormente a tale data, sull’assunto che Mondadori risultava effettivamente essere a conoscenza dell’esistenza di tale segno almeno dal 2000. Al contrario, secondo il giudice, l’utilizzo del segno ‘grazia.net’ successivo al 2009 come marchio non registrato e come nome a dominio costituiva contraffazione del marchio ‘Grazia’ dell’attrice ai sensi dell’art. 20 co. 1 Lett. b) CPI, in quanto segno simile finalizzato a contraddistinguere il sito web della convenuta che era sovrapponibile, quanto alle tematiche trattate e al pubblico di riferimento, alla nota rivista ‘Grazia’ edita dall’attrice.

Tale decisione era stata però parzialmente riformata in appello. Il giudice del secondo grado, infatti, aveva ritenuto che il marchio contestato fosse stato registrato in mala fede e che, di conseguenza, non potesse applicarsi ad esso la convalidazione ex art. 28 CPI. Secondo il giudice, infatti, la sig.ra S. aveva registrato il proprio segno con l’intento di agganciare il pubblico del marchio notorio ‘Grazia’, come peraltro dimostrava il fatto che questo fosse stato utilizzato come mega-tag per rendere il sito più facilmente raggiungibile. Era invece irrilevante che la presenza di detto marchio fosse stata tollerata da Mondadori sino al 2008, essendo al contrario sufficiente, ai fini della mancanza di convalidazione, l’esistenza della mala fede al momento della registrazione. La Corte d’appello di Milano aveva quindi dichiarato illegittimo l’utilizzo del marchio e del nome a dominio ‘grazia.net’.

Contro tale decisione proponeva ricorso in Cassazione la sig.ra S., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente applicato l’art. 28 CPI, erroneamente escludendo di conseguenza la convalidazione del suo marchio. Secondo la ricorrente, in particolare, nell’accertare l’esistenza della mala fede in capo alla sig.ra S., la Corte d’appello di Milano aveva indebitamente dato peso alla rinomanza del segno anteriore, ritendo così che la S. avesse consapevolmente registrato il proprio marchio utilizzando la denominazione ‘grazia.net’ proprio per agganciarsi alla notorietà dell’antecedente ‘Grazia’. Tuttavia, la ricorrente sosteneva che, da un lato, la rinomanza del marchio anteriore non aveva alcuna rilevanza rispetto all’applicabilità dell’art. 28 CPI e, dall’altro, che il giudice di secondo grado aveva omesso di considerare che il marchio era stato registrato come tale al solo fine di contraddistinguere in modo diretto l’attività della stessa ricorrente, nota al pubblico come Grazia, che per differenziarsi aveva inoltre aggiunto il suffisso “.net”.

La Corte di Cassazione ha anzitutto ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui era diretto al riesame dei fatti già valutati dal giudice del merito ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti della convalidazione del marchio. Ritenendo che il giudice d’appello avesse esaustivamente motivato l’inapplicabilità dell’art. 28 CPI, fondandola su un accertamento dei fatti – peraltro incontestati tra le parti – non censurabile in sede di legittimità, la Corte ha quindi dichiarato inammissibile la doglianza della ricorrente.

Il ricorso è poi stato ritenuto infondato nella parte in cui la ricorrente lamentava che il giudice di secondo grado non avesse tenuto conto dell’assenza nella sig.ra S. della finalità determinante di agganciarsi al marchio anteriore. A tal riguardo, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto fuor di dubbio che l’intento della ricorrente fosse proprio quello di sfruttare la notorietà del marchio ‘Grazia’, registrato diversi decenni prima del proprio, al fine di trarne un indebito vantaggio, considerato, da un lato, il carattere rinomato del marchio anteriore, e, dall’altro, il fatto che tale segno rinomato fosse stato integralmente ripreso dal marchio posteriore.

Ribadendo che la valutazione operata dalla Corte d’appello di Milano circa l’esistenza della mala fede della ricorrente al momento della registrazione del marchio grazia.net non meritasse censura, la Corte di Cassazione ha quindi confermato l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 28 CPI, negando la convalidazione del marchio posteriore.