Con la Sentenza n.8944 del 14 maggio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione alla possibilità per il titolare di un modello registrato, a fronte di un’unica condotta contraffattiva, di avvalersi sia della tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) prevista per i modelli registrati, sia di quella prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c. contro l’imitazione servile.

La vicenda alla base della decisione della Corte trae origine dalla controversia tra Menghi Shoes S.r.l. (di seguito “Menghi”) e la concorrente Teddy S.p.a. (di seguito “Teddy”). La società Menghi aveva convenuto in giudizio Teddy dinanzi al Tribunale di Bologna, lamentando che le calzature commercializzate da quest’ultima (nel caso di specie sandali) costituissero copia dei propri prodotti, oggetto di modelli italiani e comunitari di titolarità della società attrice. Menghi chiedeva inoltre che la condotta della convenuta fosse qualificata come concorrenza sleale per imitazione servile, cumulando in tal modo le due tutele previste dalla legge.

Il Tribunale di Bologna aveva accolto entrambe le doglianze di Menghi, tuttavia, all’esito del giudizio d’appello, la Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato la domanda avente titolo nell’illecito anticoncorrenziale, confermando invece la contraffazione dei modelli di titolarità dell’attrice. Secondo il ragionamento della Corte d’Appello, la domanda volta all’accertamento della concorrenza sleale, in quanto fondata sui medesimi elementi posti a fondamento della domanda di contraffazione, non avrebbe potuto trovare accoglimento poiché costituiva una non consentita duplicazione di quest’ultima. In più, la Corte d’Appello aveva rilevato l’assenza di prova che le calzature di Teddy fossero riconducibili dal consumatore medio a Menghi, in quanto tali calzature – recanti il marchio “Terranova” – mostravano la loro provenienza da Teddy.

Menghi ha perciò proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598, n. 1, c.c. Secondo la ricostruzione della ricorrente, un atto di contraffazione di privativa ben potrebbe essere valutato anche dal punto di vista anticoncorrenziale – trattandosi nello specifico di atto confusorio di imitazione servile – nell’ipotesi in cui la forma imitata dal concorrente sia oggetto di privativa e «al contempo dotata di capacità individualizzante per il prodotto, di modo che la sua imitazione ad opera del concorrente sleale provochi il rischio di confusione».

La Corte di Cassazione in via preliminare ribadisce che, secondo costante giurisprudenza, l’imitazione servile rilevante ex art. 2598, n. 1, c.c. non ha ad oggetto la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma è solo quella che cade sulle sue caratteristiche esteriori dotate di un’efficacia individualizzante «e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto». Posta tale premessa, la Corte ritiene che, a fronte della medesima condotta contraffattiva, in linea di principio l’interessato possa azionare la tutela prevista in virtù della registrazione di un modello (artt. 31 e ss. c.p.i.) e quella di carattere generale predisposta contro l’imitazione servile, ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. Infatti, se il prodotto presenta una forma individualizzante, percepibile dal consumatore medio, tale forma ha carattere distintivo che la rende idonea ad essere tutelata ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., indipendentemente dalla registrazione del modello. Invece, ai fini della tutela, il modello deve avere carattere individuale: ai sensi dell’art. 33 c.p.i. un modello deve suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale che differisce da quella suscitata nel medesimo utilizzatore da qualunque modello che sia stato divulgato in precedenza.

Si delineano quindi due distinte soglie di tutela: nel caso in cui la forma del prodotto abbia solo carattere individuale percepibile dall’utilizzatore informato, il relativo modello è tutelato in ragione della registrazione e per la durata di cinque anni (prorogabili) dalla data di presentazione della relativa domanda (art. 37 c.p.i.); se si tratta invece di una forma percepibile come distintiva anche dal consumatore medio «è ammesso il cumulo tra la tutela accordata dalla registrazione del modello e quella operante contro gli atti di concorrenza confusoria e, segnatamente, contro l’imitazione servile».

Per questi motivi, prosegue la Corte, la medesima condotta di riproduzione delle forme di un prodotto non esclude il concorso dei due illeciti – contraffazione del modello da un lato e, dall’altro lato, imitazione servile – in quanto «la configurazione dell’uno o dell’altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione dl valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l’utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio». In conclusione, se il modello registrato presenta, oltre al carattere individuale, «un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio» il titolare del diritto di privativa potrà azionare anche i rimedi codicistici previsti per l’illecito confusorio.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Cassazione osserva che nel corso del giudizio di merito è mancata la prova, da parte di Menghi, che il consumatore medio potesse ricondurre erroneamente ad essa le calzature commercializzate da Teddy. Infatti, la Corte d’Appello, ha correttamente dato atto, da un lato, della presenza sugli articoli della società attrice di marchi di altre case di moda o produttori e, dall’altro lato, del fatto che le calzature di Teddy fossero contrassegnate dal marchio “Terranova”, riferibile alla stessa Teddy. Sul punto, la Corte di Cassazione ricorda che è pacifico che «il divieto di imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione». Tale interesse è soddisfatto nell’ipotesi in cui il prodotto sia presentato con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore e ciò può avvenire nel caso in cui il prodotto stesso rechi un marchio idoneo ad attribuirne l’origine ad un determinato produttore. È altresì vero che tale ultima circostanza può non essere ritenuta sempre sufficiente ad escludere l’imitazione servile, tuttavia, come precisato dalla Corte, «è certamente riservato al giudice del merito l’apprezzamento circa il fatto che tale marchio non adempia alla sua funzione qualificante e distintiva». In conclusione, nel caso in esame la Corte d’Appello ha escluso la confondibilità con riferimento ai segni distintivi presenti sulle calzature delle parti e perciò il relativo accertamento, in base al quale il consumatore medio non avrebbe avuto ragione di ricondurre il prodotto di Teddy al concorrente Menghi, non è sindacabile dal giudice di legittimità.

In conclusione, la Corte, rigetta il ricorso di Menghi per la ragione sopra esposta, ribadendo che, nell’ipotesi di contraffazione di un modello, la tutela prevista dal c.p.i. per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c. per l’imitazione servile qualora il prodotto rechi una forma individualizzante, percepibile oltre che dall’utilizzatore informato, anche dal consumatore medio. In tal caso, spetterà «al giudice del merito accertare se l’apposizione del marchio sul prodotto con cui è realizzata l’imitazione sia idoneo ad escludere, in base alle circostanze del caso, la confondibilità dei prodotti e il detto apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, salvo che per il mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti o per l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante».