Di Elena Martini e Alessandro Pala

Con la sentenza n. 5140/2019 del 12 novembre 2019, il Tribunale di Torino si è pronunciato sulla causa promossa dalla Ferrero S.p.a. nei confronti della società ceca Mocca S.r.o. Spol in relazione al marchio tridimensionale costituito dalla confezione dei confetti “Tic Tac” di Ferrero.

Come è noto, la confezione in questione è costituita da un contenitore di plastica trasparente con un meccanismo di apertura su cui è apposta un’etichetta recante il marchio Tic Tac. La relativa forma è oggetto, tra l’altro, dei due marchi tridimensionali italiani di Ferrero registrati al n.1574272 (con etichetta) e al n. 1478173 (senza etichetta) (di seguito i “marchi Ferrero”).

Mocca produceva e commercializzava in Italia, con il marchio Bliki, dei confetti aventi la medesima forma e dimensione dei confetti Ferrero e confezionati in contenitori sostanzialmente identici per forma, dimensione e meccanismo di apertura. Per tale ragione, Ferrero si rivolgeva al Giudice al fine di far accertare la contraffazione dei propri marchi e il compimento da parte della società ceca di atti di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598, nn. 1 – 3 c.c.

La convenuta si difendeva eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e chiedendo in subordine, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità dei marchi Ferrero.

Con riferimento alla prima censura, la convenuta sosteneva che la controversia fosse di competenza del Giudice ceco, dal momento che essa ha sede e produce e commercializza i confetti in detto Stato. Tuttavia, con la pronuncia in esame il Tribunale ha respinto l’eccezione, rilevando che i prodotti risultavano in realtà commercializzati in Italia in violazione dei marchi italiani di titolarità dell’attrice. Ne deriva perciò la competenza del giudice Italiano ai sensi dell’art. 7, n.2, del Regolamento UE n.1215/12 che prevede che «una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire»; laddove, secondo la giurisprudenza, il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” comprende, oltre al luogo della condotta illecita, anche il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso. Da qui, per l’appunto, la competenza giurisdizionale dei giudici italiani, quali giudici dello Stato di registrazione del marchio contraffatto e quindi giudici del luogo ove si è verificato l’evento dannoso.

Quanto al merito della controversia, il Giudice ha ritenuto fondata la domanda di contraffazione promossa dall’attrice. In particolare, il Tribunale ha accertato l’identità tra gli scatolini prodotti da Mocca e i marchi  Ferrero (identità del resto non contestata dalla convenuta), con la conseguente applicazione dell’art. 20, co.1 lett. a) e b) CPI, in forza dei quali il titolare del marchio d’impresa ha il diritto di vietare ai terzi l’uso di a) segni identici per prodotti identici; e b) segni identici o simili per prodotti identici o affini, se a causa di tale identità o somiglianza possa determinarsi un rischio di confusione / associazione per il pubblico. La circostanza che sulle etichette delle confezioni vi fossero due marchi denominativi diversi (Tic Tac e Bliki), invece, non è stata ritenuta rilevante dal Giudice, dal momento che l’oggetto del giudizio erano i marchi tridimensionali raffiguranti le scatoline e non invece i marchi denominativi apposti sulle etichette.

Il Tribunale ha peraltro rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta, secondo cui, essendo quella della scatolina una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (come confermato dal fatto che essa era stata in precedenza oggetto di brevetto e di modello di utilità ormai scaduti) ovvero una forma funzionale che dà valore sostanziale al prodotto, i marchi Ferrero sarebbero stati nulli ai sensi dell’art. 9 CPI, che impedisce la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da simili forme. In merito, la pronuncia in esame ha rilevato che, da un lato, modello di utilità e brevetto riguardavano il meccanismo di chiusura della confezione e non la sua forma, la quale non era “esclusivamente” dettata dalla necessità di ottenere alcun risultato tecnico; dall’altro, che “la forma dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore”, ciò che non è stato ritenuto accadere nel caso di specie. Il Tribunale ha quindi confermato la validità dei marchi Ferrero trattandosi di forme dalla prevalente valenza distintiva che non ricadevano nei divieti dell’art. 9 CPI.

In conseguenza di tutto quanto precede, è stata accolta anche la domanda di Ferrero di accertamento della concorrenza sleale posta in essere da Mocca. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno per assenza di prova.

Alla luce di quanto precede, il Giudice ha inibito l’ulteriore produzione e commercializzazione dei prodotti Mocca in contestazione, con fissazione di penale pari a € 10,00 per ogni scatola di confetti a marchio Bliki posta illegittimamente in commercio a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Infine, è stata ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a caratteri doppi del normale, sul Corriere della Sera, e Mocca è stata condannata al rimborso delle spese di lite sostenute da Ferrero, liquidate in oltre € 21.000.