“Bambina col Palloncino”, Banksy

Lo scorso 14 gennaio, il Tribunale di Milano ha emanato un’interessante ordinanza cautelare relativa alla tutela delle opere dell’artista di street art conosciuto con lo pseudonimo di Banksy, la cui identità è ignota. Proprio tale scelta dell’artista di non rivelarsi al pubblico, e di non agire direttamente in giudizio a tutela dei suoi diritti, mostra di avere avuto delle ripercussioni sul giudizio, in cui la società che ha agito a tutela delle sue opere ha ottenuto un accoglimento solo parziale, e invero piuttosto limitato, delle proprie domande.

Nello specifico, il procedimento è stato avviato dalla Pest Control Office Ltd (la “ricorrente”), che ha affermato di essere incaricata in via esclusiva della gestione e tutela dei diritti dell’artista, per il quale cura la vendita delle opere e la realizzazione delle mostre. In tale veste e a tali fini, essa ha registrato come marchi non solo il nome “Banksy” ma anche alcune delle sue opere più famose: la bambina con il palloncino rosso e il lanciatore di fiori. Pest Control ha quindi agito in giudizio contro la 24 Ore Cultura s.r.l. (la “resistente”) lamentando la violazione dei propri diritti di marchio e concorrenziali da parte della mostra “The art of Banksy. A visual protest” organizzata a Milano dalla resistente. In particolare, secondo la ricorrente:

  • il titolo della mostra, in cui sarebbe stato dato risalto al nome Banksy, avrebbe violato i suoi diritti di marchio registrato sul medesimo nome;
  • analoga violazione sarebbe stata determinata dall’utilizzo delle immagini della bambina col palloncino rosso e del lanciatore di fiori nel materiale promozionale della mostra;
  • l’attività della resistente avrebbe costituito anche concorrenza sleale a suo danno sia in quanto idonea a creare confusione con la sua attività (art. 2598 n. 1 c.c.) sia in quanto contraria alla correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.) per violazione delle norme di diritto d’autore e del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Nella decisione in commento il Giudice adito, Presidente della Sezione Specializzata in Materia di Impresa dr. Marangoni, rigetta innanzitutto la difesa della resistente secondo cui i marchi azionati dalla ricorrente sarebbero stati nulli in quanto registrati in mala fede al solo fine di ostacolare attività lecite di terzi, e non al fine di contraddistinguere davvero prodotti o servizi forniti dalla Pest Control. Il Giudice afferma in particolare che tale prospettazione “appare di difficile accertamento in sede cautelare, tenuto conto che, se è vero che in atti vi è prova limitata di una effettiva utilizzazione di detti segni da parte della ricorrente nella specifica funzione di segno distintivo, tuttavia l’integrazione della particolare ipotesi di nullità prospettata esige la chiara ed indiscutibile prova della sussistenza dello specifico intento di ostacolare la concorrenza rispetto ai medesimi prodotti e di non voler utilizzare i segni nella loro funzione distintiva”. Prova che, continua il Giudice, nel caso di specie non è stata fornita.

D’altro canto, afferma il Giudice, l’utilizzo del segno Banksy e di quelli corrispondenti alle opere summenzionate nel materiale promozionale della mostra costituisce un uso lecito del marchio altrui ai sensi dell’art. 21 CPI, avendo fine meramente descrittivo della mostra stessa. Tale utilizzo non appare peraltro pregiudizievole nei confronti della ricorrente, posto che la resistente aveva espressamente precisato, nei propri materiali pubblicitari, che la mostra non era autorizzata dall’artista, e che quindi questi e i suoi aventi causa erano estranei alla sua organizzazione.

Di diverso avviso è invece il Giudice con riferimento all’utilizzo dei segni in questione sul merchandising della mostra, considerato illecito in quanto mero uso commerciale per la promozione di generici prodotti di consumo privi di attinenza con la mostra, e quindi non considerabile come uso descrittivo lecito del marchio altrui.

La decisione si sofferma infine sulla commercializzazione del catalogo della mostra, che a detta della ricorrente avrebbe costituito concorrenza sleale a suo danno per contrarietà alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. Proprio su questo elemento si incentrano le riflessioni del Giudice in relazione ai diritti azionabili da Pest Control, che portano al rigetto delle domande della ricorrente.

Il Giudice afferma innanzitutto che l’ambito effettivo dei diritti concessi da Banksy alla ricorrente è rimasto sostanzialmente indeterminato in giudizio, mancando in radice, nella stessa prospettazione della ricorrente, la debita indicazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’artista che le sarebbero stati concessi. Ciò, precisa il Giudice, sarebbe stato critico se Pest Control avesse agito in giudizio a tutela dei diritti patrimoniali d’autore sulle opere in questione, ma non impedisce invece di ravvisare la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti, che legittimi Pest Control ad agire per concorrenza sleale contro la resistente. Infatti, la ricorrente appare effettivamente come il soggetto che ha il potere di autorizzare l’esposizione delle opere dell’artista, visto in particolare che: ha potuto registrare i marchi di cui sopra senza che l’artista vi si sia opposto; ha autorizzato l’utilizzazione di opere dell’artista da parte di primari musei in Europa (es. Louvre e British Museum); nel 2015 ha curato la realizzazione di un parco temporaneo che esponeva opere dell’artista. Essa opera quindi nello stesso ambito di attività della resistente, e in tale ambito risulta operare quantomeno a livello europeo, Italia inclusa

Venendo alla valutazione del comportamento della resistente, il Giudice rigetta in primo luogo la difesa di quest’ultima basata sul fatto che i proprietari delle opere di Banksy esposte (alias dei multipli delle sue opere di street art da lui commercializzati) avevano espressamente concesso alla resistente anche il diritto di riprodurre tali opere. In merito, la decisione rileva che non era stato provato che detti proprietari delle opere avessero a monte ottenuto dall’artista, assieme alla proprietà dell’opera, anche il diritto di riproduzione della stessa di cui all’art. 13 l.d.a., che deve perciò considerarsi rimasto di titolarità dell’artista. In base all’art. 109 l.d.a., infatti, “la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge”. In tale contesto, precisa il Giudice, “la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che anche la riproduzione fotografica di un’opera d’arte figurativa nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell’opera pittorica e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all’autore”.

Il Giudice rigetta anche la difesa della resistente secondo cui la pubblicazione delle opere nel catalogo in formato ridotto sarebbe stata lecita ex art. 70 l.d.a., secondo cui “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”. Infatti, rileva il Giudice, tale previsione costituisce eccezione alla tutela di diritto d’autore, e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti. “Ciò implica che deve escludersi da tale ambito la riproduzione integrale dell’opera pittorica, ancorché evidentemente in scala minore rispetto all’originale, non potendosi individuare nel catalogo in questione una esclusiva o prevalente finalità critico-culturale. A tale proposito appare rilevante considerare l’assoluta prevalenza delle immagini delle opere dell’artista rispetto alla ben più limitata parte di testo che accompagna tali illustrazioni”. Inoltre, continua la decisione, “non può negarsi anche l’effettiva potenziale concorrenza che tale catalogo integra rispetto all’esercizio da parte dell’autore dei suoi diritti di utilizzazione dell’opera originaria, posto che esso si porrebbe in diretta concorrenza con analoghe pubblicazioni autorizzate dall’autore o anche – in ragione della presenza di numerose immagini delle opere dell’artista – non rappresentanti meri cataloghi ma pubblicazioni comunque illustranti in generale la sua attività artistica”.

Nonostante quanto precede, tuttavia, il Giudice conclude che la riproduzione non autorizzata delle opere nel catalogo non costituisca anche concorrenza sleale ai danni della resistente ex art. 2598 n. 3 c.c. Tale fattispecie, infatti, richiede non solo il comportamento illecito, ma anche che questo possa effettivamente causare un danno a carico del concorrente che lamenta l’illecito. Nel caso di specie, come detto sopra, la ricorrente aveva agito non sulla base della sua titolarità di diritti di sfruttamento economico delle opere dell’artista, bensì sulla base dei propri diritti di marchio e concorrenziali; e la documentazione da essa depositata in atti non consentiva di ritenere che essa avesse ottenuto dall’autore il diritto di riprodurre – ovvero consentire a terzi di riprodurre – di tali opere: le sue attività documentate in giudizio erano relative solo all’esposizione di opere dell’artista.

In tale contesto, conclude il Giudice, “non vi sono elementi significativi per ritenere che l’artista non abbia riservato a sé l’esercizio di tale diritto di riproduzione delle opere (…). Deve dunque ritenersi che la riproduzione delle immagini delle opere dell’artista nel catalogo contestato – sia pure considerabile allo stato degli atti come indebitamente svolta dalla resistente – non interferisca di fatto con le prerogative commerciali proprie della ricorrente, alla quale non risulta allo stato degli atti attribuito alcun concorrente diritto di riproduzione delle medesime immagini che possa ritenersi effettivamente pregiudicato dall’attività della resistente”.

Accertato quindi che l’unico illecito ascrivibile alla resistente è l’uso dei marchi della ricorrente su prodotti di merchandising, il Giudice passa alla valutazione del periculum in mora richiesto per l’emissione del provvedimento cautelare. Tale requisito viene ritenuto sussistere per via del fatto che la commercializzazione di simili prodotti ha un potenziale effetto depressivo delle capacità distintive del marchio registrato: “la presenza sul mercato di prodotti recanti il medesimo marchio e non riconducibili al legittimo titolare di esso determinerebbe quantomeno una indubbia diluizione della capacità distintiva di esso, non compiutamente recuperabile mediante un mero indennizzo economico”.

Alla luce di quanto precede, il Giudice inibisce l’ulteriore commercializzazione degli articoli di merchandising in questione, con fissazione di penale e condanna della resistente al pagamento di parte delle spese legali sostenute dalla ricorrente (compensate per il 50% visto il solo parziale accoglimento delle doglianze di Pest Control).