Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa A, in data 13 luglio 2017 si è espresso in un procedimento avviato da due commercianti cinesi contro la casa di moda fiorentina Ferragamo S.p.A. (R.G. n. 7940/2017). In particolare, questi avevano chiesto al Tribunale di accertare la non contraffazione da parte loro degli storici marchi Ferragamo – rappresentanti qui sotto – riproducenti le fibbie in metallo “Vara” applicate sui prodotti di pelletteria Ferragamo fin dal ‘78, e di condannare la convenuta a risarcirli per asseriti atti di concorrenza sleale posti in essere a loro danno.

Ferragamo, infatti, nel 2015, aveva più volte intimato alle controparti di cessare di commercializzare alcune scarpe recanti fibbie asseritamente contraffattorie dei suoi marchi; cosa che, ad avviso degli attori, avrebbe costituito un’ingiusta aggressione nei loro confronti data l’infondatezza dell’accusa di contraffazione: da qui l’asserita concorrenza sleale. Per giunta gli attori lamentavano che Ferragamo avesse adottato simili iniziative solo nei confronti di commercianti di origine cinese, e non invece verso i suoi competitors europei più rilevanti. Ad ogni modo, per gli attori, non ci sarebbe stata alcuna confondibilità tra i segni, né contraffazione, posto che le loro calzature erano sul mercato ad un prezzo dieci volte inferiore a quello delle calzature Ferragamo e recavano marchi denominativi diversi da quelli della casa di moda fiorentina.

Da parte sua Ferragamo, ritenendole infondate, chiedeva ai giudici di rigettare le domande avversarie e, in via riconvenzionale, di condannare gli attori per contraffazione dei propri marchi nonché per concorrenza sleale.

 

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Marchi EU nn. 101931 e 551390 di FerragamoProdotti dei ricorrenti

 

Nella decisione in commento, il Tribunale ha evidenziato innanzitutto come l’affermazione attorea secondo cui Ferragamo agirebbe solo contro contraffattori cinesi fosse del tutto infondata, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali in cui proprio i marchi Vara avevano già trovato tutela contro concorrenti quali Bata, Bally e H&M.

I Giudici hanno quindi ritenuto che le scarpe commercializzate dagli attori recassero fibbie contraffattorie in quanto riproducenti “in modo pedissequo” i marchi Vara. Di conseguenza, hanno concluso i Giudici, sussiste la contraffazione “indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pericolo di confusione fra i prodotti”. Anche ove così non fosse, hanno continuato i Giudici, e anche ove tale rischio di confusione fosse certamente da escludersi in base alle concrete circostanze d’uso del marchio (come sostenuto dagli attori), la confondibilità tra segni andrebbe comunque considerata non solo al momento dell’acquisto dei prodotti che li recano, ma anche durante il loro successivo utilizzo da parte dell’acquirente (c.d. post sale confusion); questo perché i terzi che vedano i prodotti in questione utilizzati dall’acquirente potrebbero essere erroneamente indotti a ritenere che questi provengano da una determinata impresa piuttosto che da quella di origine effettiva. Il prezzo (notevolmente) diverso e l’indicazione di marchi differenti sulle fibbie attoree, quindi, lungi dal rilevare ai fini dell’esclusione della confondibilità tra i segni (come sostenuto dagli attori), per i Giudici dimostrano anzi l’intenzionale appropriazione di pregi dei marchi di Ferragamo – ritenuti senza dubbio rinomati – operata dagli attori, nel tentativo di confondere circa la reale origine dei propri prodotti e agganciare la clientela della convenuta; clientela in gran parte interessata a sfoggiare, più che i prodotti, quei marchi in quanto tali, essendo questi divenuti simbolo di un determinato status sociale.

I Giudici hanno, inoltre, osservato che, anche applicando la disciplina in materia di marchio rinomato – categoria cui sono stati ritenuti appartenere i marchi Vara – la vendita delle scarpe da parte degli attori costituisce contraffazione, posto che questa generava un pregiudizio alla rinomanza dei marchi Ferragamo e, al contempo, comportava un indebito approfittamento di tale rinomanza da parte degli attori, come richiesto dalla normativa applicabile. Tale uso illecito di segni simili ai marchi Ferragamo per prodotti di scarsa qualità e dal bassissimo prezzo, infatti, realizzava “uno svilimento e una diluizione” di questi ultimi “in termini di sicura riconducibilità del prodotto” alla convenuta, “ma anche in termini di capacità evocativa di qualità, eleganza, esclusività, prestigio” ad essa attribuibili. Ciò è stato peraltro considerato rilevante anche ai fini della prova della concorrenza sleale posta in essere dagli attori.

Alla luce di tutto quanto sopra il Tribunale ha respinto le domande degli attori, inibito questi ultimi dal continuare a produrre e commercializzare calzature recanti le fibbie dichiarate contraffattorie (con penale di € 100 per ogni eventuale violazione dell’inibitoria e di € 500 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione) e ha condannato ciascuno degli attori al pagamento di € 15.000 di danni complessivi, oltre a € 6.000 per spese di lite e a € 1.500 a titolo di responsabilità aggravata per non aver ottemperato, per due volte, all’ordine di esibizione delle scritture contabili emesso dallo stesso Tribunale in corso di causa.