Con la sentenza del 16 giugno 2019 (causa T-307/17), il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sul ricorso proposto da Adidas AG (“Adidas”) contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, emessa nel procedimento di dichiarazione di nullità tra Shoe Branding Europe BVBA (“SBE”) e la stessa Adidas.

Nel dicembre 2013, il noto produttore di abbigliamento sportivo aveva presentato all’EUIPO domanda, e in seguito ottenuto la registrazione, del marchio dell’Unione Europea riprodotto e descritto qui di seguito, per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria.

“il marchio è costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione”

Nel dicembre 2014, SBE ha presentato domanda di dichiarazione di nullità del marchio in oggetto in quanto privo del carattere distintivo, accolta dall’EUIPO. Contro tale decisione, Adidas ha presentato ricorso, sostenendo che il marchio avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso. Nel 2017, l’EUIPO ha respinto il ricorso dichiarando il marchio invalido, sulla base del rilievo che Adidas non aveva dimostrato l’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso in tutta l’Unione Europea.

Adidas ha dunque proposto ricorso avanti al Tribunale dell’Unione Europea contro la decisione dell’EUIPO, sostenendo che quest’ultimo avesse erroneamente escluso numerosi elementi di prova presentati dalla società e avesse commesso un errore di valutazione nel ritenere non acquisito il carattere distintivo in seguito all’uso del marchio nel territorio dell’Unione.

Il Tribunale ha precisato che il requisito della rappresentazione grafica, congiuntamente alla descrizione, ha lo scopo di definire il marchio stesso e spetta al richiedente depositare una rappresentazione grafica del marchio che corrisponda esattamente all’oggetto della tutela che intende ottenere: una volta che il marchio è stato registrato, infatti, il titolare dello stesso non può richiedere una tutela più ampia di quella conferita dalla rappresentazione grafica.

Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto l’affermazione della ricorrente secondo cui l’oggetto della tutela conferita dal marchio in questione sarebbe costituito da tre strisce parallele equidistanti, a prescindere dalla loro lunghezza o dal modo in cui esse sono tagliate (argomentazione, questa, strumentale alla tesi che l’EUIPO non avesse correttamente valutato alcune prove d’uso). Secondo il Tribunale, tale dichiarazione non è suffragata da alcun elemento concreto: né dalla rappresentazione grafica del marchio controverso, che mostra un segno di forma rettangolare, caratterizzato da un rapporto di 5 a 1 tra l’altezza e la larghezza totale, composto da tre strisce tagliate ad angolo retto; né dalla descrizione, che non menziona strisce di lunghezza variabile o tagliate in obliquo.

Rispetto ai documenti forniti dalla ricorrente come asserite prove d’uso del marchio (in particolare, immagini derivanti da cataloghi o altro materiale pubblicitario), il Tribunale ha, sì, confermato che la nozione di “uso del marchio”, ai sensi degli artt. 7 paragrafo 3 e 52 paragrafo 2 del Regolamento n. 207/2009 deve essere interpretata nel senso che “si riferisce non solo all’uso del marchio nella forma in cui esso è stato sottoposto alla registrazione e, se del caso, registrato, ma anche all’uso del marchio in forme che differiscono da quella forma solo per variazioni trascurabili e che possono, quindi, essere considerate come complessivamente equivalenti a tale forma”; ma al tempo stesso, confermando le considerazioni svolte dall’EUIPO, ha precisato che, data l’estrema semplicità del marchio controverso, anche una lieve differenza può incidere su una delle sue caratteristiche essenziali e alterare pertanto la percezione di tale marchio da parte del pubblico pertinente.

In particolare, il Tribunale ha osservato che il marchio controverso è un marchio figurativo che non contiene alcun elemento denominativo e che presenta poche caratteristiche, una delle quali è l’uso di strisce nere su fondo bianco. Pertanto, il Tribunale ha affermato che “il fatto di invertire lo schema dei colori, mantenendo un netto contrasto tra le strisce e il fondo, non può essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso”.

Secondo il Tribunale, devono pertanto essere respinti gli elementi di prova dell’uso prodotti da Adidas consistenti in immagini raffiguranti un segno costituito da tre strisce parallele di colore chiaro, spesse, brevi e tagliate in modo obliquo. Rispetto alle immagini nel loro complesso, il Tribunale dell’UE ha affermato che, sebbene alcune di esse corrispondano al marchio controverso e siano dunque in grado di dimostrare un certo uso dello stesso, esse non forniscono alcuna indicazione circa la portata e la durata dell’uso o circa l’impatto di tale uso sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. Ne consegue che, ha continuato il Tribunale, tali immagini “non consentono di dimostrare che tale uso è stato sufficiente affinché una parte significativa del pubblico di riferimento identifichi grazie al marchio controverso il prodotto come proveniente da una determinata impresa”. 

Infine, circa la dichiarazione giurata prodotta dalla ricorrente e attestante il fatturato, l’importo delle spese sostenute per marketing e pubblicità, nonché indicazioni relative alle quote di mercato del “marchio adidas” in alcuni Stati Membri e alle attività di sponsorizzazione nell’ambito di manifestazioni e competizioni sportive, il Tribunale ha rilevato che le cifre fornite da Adidas riguardano l’insieme delle attività dell’impresa, considerando indistintamente tutti i prodotti e tutti i marchi, e pertanto non consentono di dimostrare il carattere distintivo acquisito specificamente dal marchio controverso in ragione del suo uso.

Sulla base di queste premesse, il Tribunale dell’UE ha concluso che i diversi elementi di prova prodotti dalla ricorrente, anche se valutati complessivamente, non consentono di dimostrare un uso del marchio controverso in tutto il territorio dell’Unione e non sono sufficienti a dimostrare che, in seguito a tale uso, il marchio controverso è divenuto idoneo, in tutta l’Unione Europea, ad identificare i prodotti per i quali è stato registrato e, dunque, a distinguerli da quelli di altre imprese.

Il Tribunale dell’UE ha respinto il ricorso e condannato Adidas alle spese.