Con la sentenza dello scorso 12 giugno (causa C-163/16), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale dell’Aia (Rechtbank Den Haag) nel procedimento per contraffazione promosso dal signor Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS (infra, “Louboutin”) contro la società Van Haren Schoenen BV (infra, “Van Haren”), circa l’interpretazione dell’articolo 3.1 e) iii) della direttiva 2008/95/CE.

La vicenda ha inizio nel 2010 quando, su domanda presentata dal signor Louboutin, l’Ufficio Benelux della proprietà intellettuale ha concesso la registrazione del marchio n. 0874489 (di seguito raffigurato e descritto), per i prodotti della classe 25, in particolare “Calzature (escluse quelle ortopediche)”, successivamente modificato in “Calzature con tacco alto (escluse quelle ortopediche)”.

“il marchio consiste nel colore rosso (Pantone n. 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)”

Nel 2013 Christian Louboutin ha presentato di fronte al Tribunale dell’Aia un’azione per contraffazione del marchio in questione contro la società Van Haren, per aver quest’ultima commercializzato scarpe con tacco alto la cui suola era rivestita di colore rosso. In tale sede, il giudice ha pronunciato una sentenza di parziale accoglimento delle domande dell’attore.

Van Haren si è opposta a tale sentenza sostenendo che tale marchio fosse un marchio figurativo bidimensionale consistente in una superficie di colore rosso, e pertanto nullo in quanto costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, ai sensi dell’articolo 3.1 e) iii) della direttiva 2008/95/CE.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che, in considerazione della rappresentazione grafica e della descrizione del marchio in oggetto, il colore rosso sia inscindibilmente connesso alla suola della scarpa, sicché il marchio non potrebbe essere qualificato come un semplice marchio figurativo bidimensionale. Tale valutazione sarebbe confermata dalla precisazione presente nella descrizione del marchio per cui “il contorno della scarpa non fa parte del marchio”. Inoltre, il Tribunale dell’Aia ha altresì affermato che una parte considerevole dei consumatori di scarpe da donna con tacco alto, in Benelux, sia in grado di identificare le scarpe di Christian Louboutin come provenienti da quest’ultimo e pertanto di distinguerle da quelle provenienti da altre imprese, con ciò riconoscendo che il marchio contestato è effettivamente percepito come un marchio. Ancora, il giudice di rinvio ha ritenuto che la suola rossa dia un valore sostanziale alle scarpe Louboutin, in quanto tale colorazione fa parte dell’apparenza di queste scarpe, aspetto che svolge un ruolo importante al momento dell’acquisto.

Infine, lo stesso giudice ha rilevato che poiché il marchio controverso consiste in un colore apposto sulla suola di una scarpa, che coincide, di conseguenza, con un elemento del prodotto, si pone la questione se l’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii) della direttiva 2008/95 si applichi a tale marchio.

Da qui la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte: se la nozione di “forma”, ai sensi della citata disposizione, sia limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto, come contorni, dimensioni e volume, oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore. Il giudice del rinvio chiede in sostanza, se l’articolo 3 paragrafo 1 lettera e) iii) della direttiva 2008/95 vada interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto sia costituito esclusivamente dalla “forma”, ai sensi della norma citata.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea innanzitutto ha ritenuto che, non essendovi nella direttiva 2008/95 una definizione della nozione di “forma”, il significato e la portata di tale termine devono essere stabiliti in base al linguaggio corrente, tenendo conto del contesto nel quale è utilizzato e degli obiettivi perseguito dalla normativa in cui è inserito. Nel caso di specie, nel contesto del diritto di marchi la nozione di “forma” generalmente designa un insieme di linee o contorni che delimitano il prodotto nello spazio. Inoltre, né dalla direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale del termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma. Tuttavia, nel caso di specie, si pone la questione se il fatto che un colore determinato sia applicato su una parte specifica del prodotto significhi che il segno in questione è costituito da una forma.

La Corte ha affermato che “se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso”.

Nel caso di specie, la forma della suola ha unicamente la finalità di delimitare ed evidenziare la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione, mentre il marchio non verte su una forma specifica, tanto che la stessa descrizione del marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio stesso. In ogni caso, la Corte ha ritenuto che non è possibile ritenere che un segno come quello in oggetto sia costituito “esclusivamente” dalla forma, considerato anche che l’oggetto principale del marchio è un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale.

In conclusione, la Corte ha stabilito che l’articolo 3.1 e) iii) della direttiva 2008/95/CE “va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione”.