Lo scorso 14 marzo 2018, il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) si è pronunciato nella causa T-651/16 tra la società Crocs, da un lato, e l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) e la società Gifi Diffusion, dall’altro. La decisione ha avuto una notevole eco per avere dichiarato la nullità per pre-divulgazione dei notissimi zoccoli dell’azienda ricorrente.

Questi i fatti alla base della vertenza. Nel novembre del 2004 la società Western Brands LLC, rivendicando la priorità della domanda depositata negli Stati Uniti d’America il 28 maggio 2004, aveva presentato all’EUIPO domanda di registrazione del disegno delle calzature in questione (qui sotto raffigurato). La registrazione era stata concessa a livello comunitario l’8 febbraio 2005 (RCD n. 257001-0001). Il 3 novembre del 2005 il disegno comunitario era stato quindi trasferito alla Crocs.

Contro tale registrazione aveva agito avanti all’EUIPO la Gifi Diffusion. Questa sosteneva la carenza di novità del disegno contestato poiché, a suo parere, lo stesso era stato divulgato prima del 28 maggio 2003. Come è noto, infatti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002 un disegno comunitario è oggetto di protezione quando possiede i requisiti di individualità e novità; e quest’ultima condizione non sussiste qualora il disegno sia stato divulgato al pubblico anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (28 maggio 2004), salvo il caso in cui la divulgazione non potesse ragionevolmente essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione Europea (art. 7).

Con decisione del 6 giugno 2016 l’EUIPO aveva dichiarato la nullità del disegno contestato confermando la pre-divulgazione e dunque la carenza di novità. Secondo l’EUIPO, infatti, Gifi Diffusion aveva adeguatamente dimostrato che la divulgazione del disegno era avvenuta prima della registrazione statunitense. In particolare, gli zoccoli corrispondenti al disegno contestato erano stati pubblicati sul sito web della richiedente accessibile da tutto il mondo, erano stati esposti – riscuotendo un enorme successo – in occasione del salone nautico internazionale svoltosi a Fort Lauderdale in Florida e, non per ultimo, erano stati messi in vendita attraverso un distributore e diversi rivenditori in numerosi Stati degli USA. A parere dell’EUIPO, il prodotto riferibile al disegno era così entrato a far parte del patrimonio conoscitivo anche degli specialisti del settore operanti nell’Unione Europea.

La Crocs aveva quindi proposto ricorso avverso tale decisione di fronte al TUE, sostenendo che tali divulgazioni (incontestate) non potessero essere conosciute nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato (alias i soggetti attivi nella produzione e commercializzazione di calzature) operanti nell’Unione Europea.

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale ricorda innanzitutto che “per valutare se gli atti di divulgazione non possano ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, che operano all’interno dell’Unione europea, occorre esaminare se, sulla base dei fatti allegati dalla parte che contesta la divulgazione, è appropriato ritenere che non sarebbe stato effettivamente possibile per quegli ambienti essere a conoscenza degli eventi che costituiscono la divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può ragionevolmente essere richiesto a tali ambienti in termini di conoscenza dell’arte nota”.

Sulla base di tale giurisprudenza, il TUE rigetta il ricorso di Crocs ritenendo le sue tesi difensive incapaci di smentire le conclusioni dell’EUIPO e non adeguatamente dimostrate. In particolare, in assenza di prove in merito, non viene considerata accoglibile la difesa secondo cui era “improbabile” che operatori europei trovassero il sito web di Crocs nell’esercizio della loro normale attività commerciale, posto che il sito web era accessibile da tutto il mondo e Crocs non aveva dimostrato che non ci fosse stato traffico internet originato dalla UE. In assenza di prove contrarie, viene considerato difficile anche immaginare che l’esposizione alla fiera internazionale di Fort Lauderdale – di cui proprio Crocs pubblicizzava il grande successo nel proprio website – non fosse stata frequentata da espositori o visitatori europei. Infine, il fatto stesso che gli zoccoli fossero stati posti in vendita in numerosi Stati americani rendeva inverosimile che gli stessi fossero sconosciuti agli operatori europei, vista anche l’influenza delle tendenze commerciali americane sul mercato dell’Unione.

Infine, il Tribunale rigetta la difesa di Crocs secondo cui ai sensi dell’art. 7(1) del Regolamento sarebbe capace di escludere la novità del disegno, per conoscenza degli ambienti interessati nella UE, solo una divulgazione così diffusa da superare una data soglia quantitativa. In merito, il TUE si limita a osservare “che la disposizione non prevede alcuna soglia quantitativa per quanto riguarda la conoscenza effettiva degli atti di divulgazione”.

In conclusione, il Tribunale ha quindi confermato la decisione dell’EUIPO, con sentenza che tuttavia Crocs ha già impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ad oggi la causa C-320/18 P risulta pendente.