Con la sentenza n. del 22 ottobre 2020 nelle cause riunite C‑720/18 e C‑721/18, la Corte di Giustizia UE ha messo alcuni punti fermi in tema di decadenza per non uso del marchio nel diritto comunitario.

All’origine della pronuncia della Corte, un contenzioso tedesco intorno al marchio internazionale e nazionale tedesco “Testarossa”, qui raffigurato, di titolarità della casa automobilistica Ferrari, registrato per – tra l’altro – automobili e loro parti (classe 12)

Il Tribunale del Land di Düsseldorf, investito della questione di decadenza, aveva disposto la cancellazione dei due marchi per mancato uso effettivo per cinque anni ininterrotti secondo la legge tedesca. Il giudice aveva rilevato che, nel quinquennio considerato, era stato venduto un numero molto esiguo di auto contrassegnate dal marchio (l’ultima nel 2014, anno in cui ne era stato prodotto un solo esemplare). D’altra parte, il giudice non aveva ritenuto sufficiente a integrare “uso effettivo”, capace di scongiurare la decadenza, la vendita nel quinquennio considerato di pezzi di ricambio e accessori e l’offerta di servizi di manutenzione per i veicoli recanti il marchio; e aveva ritenuto irrilevante la rivendita da parte della Ferrari di auto Testarossa usate, in base al principio dell’esaurimento.

La Ferrari aveva impugnato la sentenza e il giudice dell’appello – Tribunale superiore del Land di Düsseldorf – aveva disposto rinvio alla Corte di Giustizia perché si pronunciasse in via pregiudiziale su diverse questioni di interpretazione del diritto comunitario (Direttiva 2008/95/CE, di seguito “Direttiva Marchi”) ritenute rilevanti per la decisione.

Nel rispondere alla richiesta di pronuncia pregiudiziale del giudice tedesco, la Corte di Giustizia ha dichiarato che, ai sensi della Direttiva Marchi:

  • Nel caso di un marchio registrato per una categoria ampia di prodotti e relativi pezzi di ricambio, anche un uso limitato a un segmento specifico del relativo mercato, quale, nel caso specifico quello delle automobili sportive di lusso di valore molto elevato e/o i relativi pezzi di ricambio e accessori, costituisce «uso effettivo» idoneo a interrompere la decadenza per l’intera classe, a meno che non risulti che i prodotti in questione siano percepiti dal consumatore come una sotto-categoria autonoma (nel qual caso si avrebbe decadenza parziale del marchio per la parte residua).
  • Segmento di mercato e sotto-categoria autonoma sono concetti diversi; il secondo è individuato in base al criterio della destinazione o scopo. Il fatto che i prodotti per i quali è stato utilizzato un marchio siano venduti ad un prezzo particolarmente elevato non è sufficiente, di per sé, a concludere che essi costituiscano una sotto-categoria autonoma della classe di prodotti per la quale il marchio è stato registrato; al contrario, la circostanza è rilevante ai fini della valutazione dell’«uso effettivo», nel senso che è idonea a dimostrare che, nonostante il numero relativamente esiguo di unità di prodotti venduti, l’uso che è stato fatto del marchio non è stato puramente simbolico, ma un uso conforme alla sua funzione essenziale.
  • Di per sé, la rivendita di prodotti di seconda mano contrassegnati da un dato marchio e la fornitura di servizi post-vendita per gli stessi prodotti non costituiscono un uso effettivo di quel marchio; al contrario, costituisce “uso effettivo” l’utilizzazione del marchio nel momento della rivendita e/o della fornitura dei servizi post-vendita.
  • Grava, infine, sul titolare del marchio l’onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo» e non su chi invoca la decadenza la prova del non-uso.

Il Giudice remittente dovrà ora decidere l’appello alla luce dei principi espressi dalla Corte.

La sentenza in italiano è disponibile a questo link.