AdWords e marchi di terzi: il Tribunale di Milano sulla scia della Corte di Giustizia UE

(Articolo pubblicato su Diritto 24)

L’utilizzo del marchio di terzi come “parola chiave”, ai fini di un posizionamento vantaggioso tra i risultati delle ricerche in Internet, non costituisce necessariamente violazione del marchio stesso. Così ha stabilito, definendo in sede di reclamo un giudizio cautelare (R. G. 55898/2014) con un’ordinanza ricca di richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano.

Nel caso di specie, era pacifico tra le due parti contrapposte, società tra loro concorrenti, che l’una fosse titolare di un marchio nazionale registrato e che l’altra, tramite il servizio a pagamento AdWords di Google, si fosse assicurata che ricerche svolte in Google utilizzando come termine di ricerca tale marchio restituissero tra i risultati in primo piano link c.d. “sponsorizzati” al proprio sito, accompagnati da un breve annuncio pubblicitario. La titolare del marchio riteneva che un simile uso non autorizzato del proprio segno per pubblicizzare servizi concorrenti con i propri costituisse violazione dello stesso, e aveva agito in via d’urgenza innanzi alla Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano chiedendo l’emissione di un ordine inibitorio contro l’inserzionista concorrente.

Il ricorso era stato rigettato dal giudice di primo grado, con la motivazione che la ricorrente avrebbe dovuto agire non contro l’inserzionista ma contro il motore di ricerca.

I giudici del reclamo – innanzi ai quali la titolare del marchio ha impugnato il provvedimento – hanno (non sorprendentemente) dissentito da questa motivazione del giudice di prime cure, ricordando la decisione Google France della Corte di Giustizia che ha escluso, in casi simili, la responsabilità del motore di ricerca[1]; ma hanno nondimeno rigettato il reclamo, confermando il diniego della misura inibitoria richiesta, sebbene per ragioni diverse dalla presunta carenza di legittimazione dell’inserzionista, e attinenti invece al merito dell’estensione dei diritti esclusivi conferiti dal marchio e dell’equilibrio tra questi e istanze pro-concorrenziali di natura generale.

Nel motivare la propria decisione, il Collegio milanese, come si diceva, ha attinto largamente alla giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia (ed ai casi Google France, Portakabin, Interflora su tutti), dalla quale si trae l’insegnamento che l’uso del marchio altrui come parola-chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet costituisce violazione del marchio solo ove ne comprometta una delle funzioni tipiche. Applicando questo insegnamento, il Tribunale di Milano ha ritenuto che, nel caso specifico, l’uso del marchio della ricorrente da parte dell’inserzionista non compromettesse alcuna delle sue funzioni tipiche, anzi servisse un meritorio interesse pro-concorrenziale.

Quanto alla funzione primaria di indicatore di origine del marchio, secondo il Collegio nel caso concreto l’utente di Internet “normalmente informato” e “ragionevolmente attento” – che ben conoscerebbe l’esistenza e il funzionamento del servizio AdWords e saprebbe che grazie ad esso, digitando le lettere componenti un marchio quale termine di ricerca, vengono visualizzati non solo i link che provengono dal titolare del marchio, ma anche quelli di altri inserzionisti – non avrebbe potuto essere indotto in confusione circa la provenienza dei servizi così pubblicizzati da un soggetto terzo, in nessun modo collegato al titolare del marchio.

L’annuncio contestato – rappresentato dall’insieme del link pubblicitario e da un breve messaggio commerciale sottostante – non adombrava, infatti, in alcun modo l’esistenza di un qualsiasi collegamento economico con la ricorrente, il cui marchio non compariva nel complesso dell’annuncio; il messaggio stesso dava invece grande rilevanza al marchio generale della società inserzionista e a quello speciale del servizio da essa proposto, offrendo indicazioni univoche sull’origine dei servizi in capo ad essa. Sarebbe risultato quindi “assolutamente evidente” all’utente informato di Internet che il link sponsorizzato offrisse un’alternativa rispetto ai servizi della titolare del marchio.

Neppure, secondo il Collegio, l’uso del segno della ricorrente nell’ambito del servizio AdWords avrebbe compromesso in maniera illegittima la funzione pubblicitaria del marchio. La pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi altrui costituirebbe una pratica intrinseca al gioco della (sana) concorrenza, avendo lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari dei marchi. Ciò, in una prospettiva pro-concorrenziale, corrisponderebbe all’interesse dei consumatori a poter compiere scelte ragionate, e del resto non avrebbe l’effetto di privare il titolare del marchio della possibilità di utilizzare efficacemente quest’ultimo per informare e persuadere i consumatori, anche eventualmente accedendo a sua volta al servizio AdWords.

Quanto infine alla funzione di investimento del marchio – riferita agli sforzi economici necessari ad acquisire e mantenere una reputazione commerciale – neppure essa risulterebbe compromessa dall’uso del segno nelle modalità contestate, giacché l’uso del marchio altrui, rispettoso della funzione di indicazione d’origine dello stesso, che abbia come sola conseguenza di costringere il titolare del marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli, non sarebbe vietato.

Volendo trarre un insegnamento generale dall’ordinanza qui commentata, potrebbe dirsi che essa esprima il principio per cui la tutela del marchio contro l’uso da parte di terzi, anche per servizi o prodotti identici, non è mai assoluta, ma sempre relativa.

V. anche nostro precedente articolo su altra decisione italiana in materia qui.

[1] Osservando, in sintesi, che il prestatore del servizio in questo caso non fa’ tecnicamente un “uso” del segno altrui, ma consente ai propri clienti di usarlo come parola-chiave.